La Sentencia del Tribunal General de 28 septiembre 2016, en el caso de The Lacamanda Group vs. EUIPO y el Sr Nigel Woolley, interpreta los requisitos que deben cumplirse para conferir la protección ampliada según el artículo 8, apartado 5.

El 25 de noviembre 2005, el Sr Nigel Woolley solicitó el registro de la marca denominativa ‘HENLEY’ como una marca registrada de la UE para las clases 9, 14 y 18 del Acuerdo de Niza.  Esta fue registrada el 25 de enero 2007.

En el 2009, The Lacamanda Group presentó una solicitud de declaración de nulidad contra la marca, basada en que la marca impugnada constituía, primero, una indicación de procedencia geográfica, segundo, carecía de carácter distintivo, tercero, consistía de una indicación que se haya convertido en habitual en el lenguaje del comercio y, cuarto, dado que la marca impugnada era muy similar a las marcas anteriores (la marca denominativa ‘HENLEYS’ del Reino Unido, presentada el 17 de mayo 2005 y registrada el 23 de junio 2006, para las clases 25 y 35; y la marca denominativa comunitaria ‘HENLEYS’, presentada el 20 de junio 2006 y registrada el 31 de mayo 2007 para las clases 25 y 35) afectaba de forma negativa a su reputación.

La División de Cancelación y la Sala Cuarta de Recurso estableció que la marca no había sido registrada, contraviniendo el artículo 7, apartado 1, letras b, c y d y el artículo 8, apartado 5 del Reglamento Nº 207/2009.

El demandante invoca tres motivos: (i) la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c, (ii) la infracción del artículo 7,apartado 1, letra b, y (iii), la infracción del artículo 8, apartado 5 del Reglamento Nº 207/20009, respectivamente.

Infracción del artículo 8, apartado 5 del Reglamento Nº 207/2009: el demandante sostiene que, en primer lugar, la Sala de Recurso sólo analizó uno de los requisitos acumulativos para la aplicación del artículo 8, apartado 5 del Reglamento 207/2009, y no tuvo en cuenta el riesgo del daño que tendría para éste último la influencia del grado de similitud entre las marcas en conflicto y la intensidad del renombre de la marca anterior, que son considerables.  Segundo, alega que, dado que las marcas son casi idénticas y dada la reputación sustancial de la marca anterior, el público pertinente establecería un vínculo entre las dos marcas y se sentiría confundido acerca del origen comercial de los productos amparados por la marca solicitada, que perjudicaría los derechos exclusivos del solicitante.

El Tribunal hace referencia a los requisitos que deben cumplirse para la protección ampliada según el artículo 8, apartado 5.  En primer lugar, la marca anterior supuestamente notoria debe estar registrada.

En segundo lugar, esta última y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares. En tercer lugar, debe ser notoriamente conocida en la unión europea, para el caso de una marca de la unión europea  anterior, o en el Estado miembro de que se trate, para el caso de una marca nacional anterior. En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada llevaría al riesgo del aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación de la marca anterior.  Como estos requisitos son cumulativos, la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición resulte inaplicable.

Por lo tanto, apreciar si una marca anterior tiene una reputación es un paso fundamental para examinar si el artículo 8, apartado 5 del Reglamento Nº 207/2009 es aplicable.

En el caso actual, la sala de Recurso no examinó la reputación de la marca anterior y por consiguiente infringió la disposición, por lo que el Tribunal estimó el recurso y anuló la decisión de la Sala Cuarta de Recurso.