El agotamiento del derecho y los grandes monopolios - requisitos para desvirtuar el vínculo económico y la imagen de marca global. Grupo Schweppes como licenciatario exclusivo en España.

Antecedentes del litigio

La marca Schweppes tiene su origen en el Reino Unido, inicialmente bajo el nombre de Cadbury Schweppes (titular en su momento de las marcas SCHWEPPES en todo el Espacio Económico Europeo). Posteriormente, Cadbury vende a Coca Cola la titularidad en algunos países de la Unión, reservándose entre otras España. Cadbury Schweppes absorbió a la francesa Pernord Ricard, adoptando seguidamente el nombre de Orangina Shcweppes Group, grupo que finalmente es adquirido por la Japonesa Suntory. Bajo el control de esta última, se encuentran las sociedades Schweppes S.A (sociedad española) y Schweppes Limited (sociedad inglesa titular de las marcas que van a ser objeto del proceso).

El día 29 de Mayo de 2014 se interpuso demanda por la recurrente SCHWEPPES S.A., ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BV y SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED contra la recurrida RED PARALELA S.L., RED PARALELA BCN S.L. por infracción de marca nacional con Nº de expediente 171232 SCHWEPPES denominativa y 2907078 SCHWEPPES mixta en Clase 32 y 33 de la que la parte actora es licenciataria en España, que a continuación se muestra:

Las demandadas alegan la existencia del agotamiento del derecho, ya que los productos con los que comercializaban durante 2009 y 2014 fueron adquiridos en el Reino Unido, entre otros lugares. Seguidamente, la demandante presentó demanda reconvencional por acciones de competencia desleal e ilícitos concurrenciales.

La sentencia del Tribunal de primera Instancia desestimó la demanda, así como la reconvención la cual ha sido recurrida. El objeto de recurso ha quedado limitado a las acciones de infracción marcarias y a su eventual agotamiento. La parte recurrente se reafirma en la inexistencia de una imagen de marca global y/o la existencia de un vínculo económico, circunstancias exigidas por el Tribunal de Justicia para que se considere que existe un riesgo de confusión entre los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca, y en consecuencia se estime que hay un agotamiento del derecho.

La Audiencia desestima la sentencia dictada en su totalidad, rebatiendo una a una las premisas sobre las que se basa de la siguiente forma:

1. Acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos a través de la web de Schweppes Limited, titular de la marca española. Este Tribunal entiende que la información proporcionada no contribuye a crear confusión sobre el origen común de los productos, pues el consumidor que vaya a acceder a dicha información sería un profesional que quiera localizar a los distribuidores de dicha marca en el Reino Unido, el cual entendería de forma inmediata que el titular de la marca en dicho país es Coca-Cola.

2. Que Schweppes Limited ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales. A nivel probatorio, únicamente se aportan dos mensajes de TWITTER que no son suficientes para acreditar este hecho.

3. El uso en la publicidad institucional de Schweppes Limites y de Schweppes SA, respectivamente titular y licenciatario de la marca en España, de la imagen de productos ingleses. Igualmente, se considera que los documentos probatorios aportados son insuficientes para poder concluir que el titular de la marca española Schweppes utiliza productos ingleses para incorporarles en su estrategia publicitaria.

4. Diferencias mínimas en la presentación de los productos. Las diferencias de embotellamiento son las suficientes para considerar que no estamos ante una copia de la presentación. Por otra parte, el hecho de que se incluyan textos en inglés, no es relevante pues el origen inicial de la marca es inglés por lo que se acredita la legitimación para evocar tal origen.

5. La conservación de las referencias al origen británico y la vinculación con el Reino Unido. Aunque este hecho quede debidamente probado, por sí solo no puede constituir un indicio suficiente de la asociación que viene sosteniendo la parte recurrida entre la titular de la marca española y la británica.

6. La actuación marcaria paralela. La sentencia previa considera que, después de la cesión de la marca a Coca Cola, los nuevos titulares han solicitado marcas similares para los mismos productos. En la sentencia recurrida, se establece que de los hechos probados, no parece que exista una estrategia de registro compartida, pues ambos titulares han realizado comportamientos no concurrentes en el tiempo, y en todo caso Coca Cola ha registrado marcas que responden a una estrategia de protección de propiedad industrial razonable.

7. La colaboración especial entre Schweppes Limited y Coca Cola en Holanda. Esta Audiencia concluye que de la existencia de un solo contrato de licencia entra ambas partes “no podemos deducir la existencia de un acuerdo general para el mercado europeo, pero es indudablemente un dato relevante”.

8. La comercialización en EMM, donde la marca es titularidad de Schweppes Limited, de tónicas inglesas. Se desestima la argumentación inicial citando aquí las conclusiones del Abogado General en el apartado 36 (C-291/16, Schweppes S.A., contra Red Paralela S.L) que recuerdan que el silencio del titular de la marca no permite entender que este último ha renunciado tácitamente a oponerse a la importación de productos con la misma procedencia en otro Estado Miembro en el que sea titular de derechos paralelos.

En base a lo expuesto, se estima el recurso en su totalidad y con ello la demanda de infracción marcaria.

Consecuencias derivadas: se prohíbe la importación, comercialización y/o almacenamiento de productos Schweppes originarios de Reino Unido, quedando como licenciatario exclusivo en España Schweppes International Limited y las empresas vinculadas a esta.

Sentencia de 22 de Julio de 2019 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Civil) en el asunto con Nº de Resolución 114//2019