Antecedentes del litigio

En fecha de 7 de noviembre de 2019, se presentó demanda en la que se ejercitaban acciones marcarias y de competencia desleal por la parte demandante. En contestación a la misma, la parte demandada además de oponerse a la estimación de ésta formuló demanda reconvencional en la que ejercía una acción de nulidad por registro de marca de mala fe.

Los hechos controvertidos son los siguientes: el demandado y reconveniente adquirió el dominio taxispalamos.es, siendo el demandante titular de la marca “TAXIS PALAMOS”, por lo que el demandante ejercita las acciones previstas en la Ley de Marcas y actos de competencia desleal (actos de confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena) por el uso no autorizado de los términos TAXIS PALAMOS.

Decisión del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona

De la infracción marcaria

Por lo que respecta a la infracción marcaria, se viene planteando si el demandado utiliza el dominio de forma que se vulnere la marca registrada. Se considera que no, por las siguientes razones: el elemento denominativo de la marca registrada TAXIS PALAMOS carece de fuerza distintiva (es genérico y común), la marca incorpora un elemento gráfico con mayor preponderancia frente al denominativo que es el que dota de distintividad a la marca. Por lo tanto, al incorporar en el buscador el término TAXIS PALAMOS no se infringe la marca registrada del demandante. En este sentido, se indica que existen asimismo varios nombres de dominio con TAXI (descriptivo de los servicios a prestar) y PALAMOS (lugar donde se desarrolla el servicio), pero no se puede considerar que estemos ante una infracción por todos los nombres de dominios que incorporen estos términos. En definitiva, no habiéndose alegado otros actos infractores (uso de la marca con el logo), que los expuestos por el uso del nombre de dominio, se desestima la infracción marcaria.

De la acción de nulidad por mala fe

Los presupuestos para que se pueda estimar la mala fe en el momento de la solicitud de la marca, como ya definió la jurisprudencia europea son: a) que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero ya utilizaba un signo confundible con el solicitado (TAXIS PALAMO); b) la intención de impedir que un tercer continúe utilizando el signo.

Partiendo de estas premisas, su señoría rechaza esta acción por no apreciarse la intención desleal del actor en el momento de la solicitud, sino que se estima y entiende el interés legítimo del solicitante de proteger su marca frente a terceros. Por el mero hecho de haber incluido un elemento gráfico (adicional a TAXIS PALAMO), entiende su señoría que la parte reconvenida ha ido más allá de los signos/términos que ya existían, para conseguir una diferenciación de todos ellos en el tráfico económico, y por tanto puede ser acorde a una protección marcaria legítima.

Se desestima, por lo tanto, la demanda reconvencional.

De las acciones de competencia desleal

Su señoría recuerda en esta sentencia cuales son los criterios y doctrina vigente que llevan a aplicar la ley de competencia desleal cuando estemos ante pretensiones que pueden meramente ser calificadas como infracciones marcarias ya previstas en su ley especial. Es decir, de aplicar una legislación ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte demandada y de su fundamento fáctico, para que la aplicación de la ley de competencia desleal no entrañe una contradicción sistemática con las soluciones aportadas por la ley de Marcas, no debiéndose generar en definitiva nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que está expresamente admitido.

En virtud de la doctrina citada, no cabe por lo tanto señalar que estamos ante actos de competencia desleal por el uso de los términos TAXI PALAMOS como nombre de dominio.

Únicamente se hace hincapié en la sentencia, en los actos de imitación y en el aprovechamiento de la reputación ajena, y se recuerda que las imitaciones de prestaciones e iniciativas empresariales son libres salvo que estén protegidas por un derecho de exclusiva. Es decir, se proclama como principio la libertad de imitación, salvo que la creación material o la prestación se encuentre protegidas por los derechos de exclusivo pertinentes.

Por lo que respecta al supuesto de la reputación ajena, este ilícito aplica al resultado (el aprovechamiento en si a través, por ejemplo, de los beneficios obtenidos) y no por la acción que lo produce, que puede ser cualquiera, salvo por la imitación de la propia prestación (que es donde entra en juego el acto de la imitación). Se indica que no cabe a entrar a valorar más allá, puesto que no ha quedado acreditado de los hechos probados, que el mero uso del nombre de dominio con dos conceptos genéricos puedan justificar estos actos de competencia desleal.

En definitiva, se desestima tanto la demanda como la reconvención.

Sentencia nº 20/2021 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona de fecha de 9 de febrero de 2021