Antecedentes del litigio

El 1 de junio de 2017, CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH presentó una solicitud de registro de marca de la Unión Europea para el signo denominativo PUMA-System en las clases 7, 9, 16 y 42.

A raíz de esta solicitud, Puma SE presentó una oposición el 24 de octubre de 2017 basada en dos Marcas de la Unión Europea que contenían el término PUMA en las clases 18, 25 y 28 invocando la reputación que ambas marcas anteriores tienen en el territorio de la Unión, alegando así el riesgo de infracción del Art.8.5 del Reglamento de Marcas de la UE. Sin embargo, el 17 de diciembre de 2018 la División de Oposición desestimó en su totalidad la oposición al considerar improbable que se establezca un vínculo entre los signos por parte del público en general.

Puma recurrió la decisión el 27 de noviembre de 2019. La Sala de Recurso estimó el recurso en lo que respecta a algunos de los productos y servicios que se solicitaron en la clase 9. Se reconoció que las dos marcas anteriores tienen una gran reputación en relación con los productos y servicios de las clases 18, 25 y 28, y se entendió que puede encontrarse una proximidad entre esos productos y algunos de los solicitados de la clase 9. Por tanto, el uso sin justa causa supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la reputación de las marcas anteriores.  Sin embargo, ese vínculo entre los productos y servicios en cuestión no se encontró en relación con el resto de los solicitados.

En relación con el art. 8.5 del citado Reglamento, aunque la función principal de la marca es servir de indicación de un origen comercial para el público, una marca también tiene la capacidad de transmitir un determinado mensaje sobre las características y cualidades que le son inherentes. Por lo tanto, el artículo 8.5 protege tanto el valor que generalmente se asocia a la reputación de la marca, asegurándose de que no exista un aprovechamiento injusto de esta condición y de que la marca no se vea afectada negativamente por el uso de terceros. Tal y como afirma el Tribunal General, la jurisprudencia exige que el público en general establezca un vínculo entre la marca anterior y la posterior, sin necesidad de confundirlas.

Decisión del Tribunal General

El Tribunal General ha afirmado que la apreciación del vínculo entre las marcas debe hacerse globalmente y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes. En este sentido, es posible que ambas marcas tengan un alto grado de similitud, de modo que el público de referencia se superponga, pero siendo los productos y servicios tan diferentes que sería muy raro que el público general pensara que se trata de la marca anterior registrada. El Tribunal General también explica que puede darse la situación contraria, cuando una marca anterior tiene una reputación tal que va más allá de la disimilitud de los productos y servicios en cuestión, de modo que el público general establecería el vínculo. Por esta razón, la apreciación debe hacerse caso por caso.

En el presente caso, el Tribunal General consideró que la Sala de Recurso había realizado un examen incompleto de los productos y servicios solicitados. Se centró únicamente en los productos especializados que formaban parte de las clases 9, 16 y 42 de la marca solicitada, que con toda seguridad están destinados a llegar a un público más especializado. Pero no tuvo en cuenta que en esas clases hay productos y servicios que se dirigen a un público más general, que se solapa con el público relevante de las marcas anteriores.

Así, teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas anteriores, no se puede negar que el público al que se dirige la marca solicitada conocerá la marca anterior, aunque sea un público muy especializado. A pesar de ello, el Tribunal General afirma que la Sala de Recurso acertó al considerar que, teniendo en cuenta la especialidad del público relevante de la marca solicitada y la especificidad de los productos y servicios que pretende cubrir, el público relevante no establecería una conexión entre las marcas.

En conclusión, el Tribunal General anula la resolución de la Primera Sala de Recurso en la medida en que ésta desestimó el recurso interpuesto por Puma SE en cuanto que la solicitud de registro del signo denominativo PUMA-System abarca los productos y servicios de las clases 7, 9, 16 y 42 que corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción

-Clase 7: “destornillador eléctrico”;

-Clase 9: “equipos informáticos”, “ordenadores”, “equipos de procesamiento de datos y ordenadores”, “dispositivos periféricos para ordenadores”, “periféricos adaptados para su uso con ordenadores”, “soportes de datos magnéticos y ópticos”, “impresoras para ordenadores”, “detectores de calor” e “instrumentos de medida”;

-Clase 16: “catálogos relativos a programas informáticos”, “manuales de funcionamiento de programas informáticos”, “manuales de instrucciones”, “manuales de instrucciones para ordenadores personales, teléfonos móviles y ordenadores de bolsillo” y “libros”;

-Clase 42: “actualización y mantenimiento de software y programas informáticos”, “configuración de equipos informáticos mediante software”, “configuración de redes informáticas mediante software”, “configuración de programas informáticos”, “asesoramiento en materia de equipos y programas informáticos” y “servicios de soporte técnico de programas informáticos”;

Sentencia del Tribunal General, caso T-71/20 de 10 de marzo de 2021