El 4 de noviembre de 2022, se solicitó ante la EUIPO la nulidad de la MUE 5838727 denominada “TESLA” (denominativa) para todos sus productos, los cuales pertenecían a la clase 12 y 25, en relación con accesorios para vehículos y ropa, entre otros. El motivo de esta solicitud se fundamentó en  la mala fe registral del titular de la marca, en virtud de lo previsto en el art.59.1.b del Reglamento Europeo de Marcas.

La parte solicitante de la nulidad, la conocida empresa de vehículos eléctricos Tesla, Inc., argumentó que el registro de la presente marca se fundamenta en una estrategia especulativa por parte de su titular cuyo único propósito consiste en registrar una multiplicidad de marcas preexistentes simplemente para obtener beneficio económico.

La parte solicitante alega que el titular del presente registro poseé diversas sociedades fantasmas en diferentes países con las que solicita múltiples registros de marcas a través de las distintas oficinas de patentes de los estados miembros. El propósito de esta actividad es simplemente obtener prioridad registral ante la EUIPO para posteriormente oponerse al registro de las marcas legítimas. De esta forma genera una demora en los procedimientos registrales consiguiendo aumentar el valor de su marca y perjudicando económicamente al solicitante, especulando así con las marcas.

El solicitante alega que en el año 2006, el titular de la marca presentó una solicitud de registro ante la oficina de patentes austriaca de la marca “Tesla”, justo después de que diversos diarios nacionales publicaran reportajes sobre los famosos coches Tesla. Sin embargo, el titular de la marca no pagó las tasas de registro pertinentes. No obstante, esta estrategia fue suficiente para condicionar el registro de la marca del solicitante ante la EUIPO pues una vez esté presentó su legítima solicitud en el 2007, dos meses después, se presentó una solicitud de registro de una marca europea idéntica a la del solicitante la cual alegó tener prioridad registral por su previa solicitud ante la Oficina austriaca. Mediante esta estrategia el titular de la marca pudo oponerse y bloquear las solicitudes de MUE del solicitante, logrando una demora procedimental de casi 15 años a través de diversos procedimientos de oposición.

El titular de la marca niega las anteriores acusaciones y alega que su profesión meramente consiste en crear marcas para venderlas a empresas. Acusa al solicitante de querer estar por encima de las normativas europeas al  negarse a  negociar con él. También dice no tener constancia de la previa existencia de la marca del solicitante pues defiende que él ideó la marca Tesla antes de la publicación de los reportajes mencionados. Asimismo también añade que el solicitante pretende cometer un delito de fraude y que mediante sus acusaciones está intentando menoscabar su reputación.

Tras examinar la situación, la División de Anulación de la EUIPO determina que el titular del registro ha actuado con mala fe pues queda demostrado que el solicitante utilizaba previamente la marca tesla, antes de que el titular de la marca ni siquiera presentará la solicitud de registro en Austria. También se observa que no es casual que el titular de la marca presentará la solicitud ante la oficina de patentes austriaca justo después de que la marca del solicitante empezará a ser reconocida en Europa y que las tasas de dicha solicitud no fueran pagadas hasta que el solicitante presentó la solicitud de registro ante la EUIPO. Asimismo, el titular de la presente marca dispone de muchas solicitudes registrales pero escasos registros. Este hecho indica a la Oficina que el titular se dedica a solicitar marcas para poder especular con ellas mediante procesos de oposición contra marcas legítimas. La División de Anulación estima incongruentes los argumentos del titular de la marca pues no utiliza el registro para realizar actividades comerciales relacionadas con productos o servicios sino que se dedica a especular con las mismas. Atendiendo a las circunstancias, se aprecia la voluntad del titular de forzar al solicitante a pagar un precio desorbitado por una marca que el solicitante ya estaba utilizando previamente de forma efectiva.

Por todo lo anterior, la División de Anulación estima la nulidad de la marca anterior en su totalidad, en virtud del art. 59.1.b) del RMUE, porque concluye que la MUE se presentó de mala fe y el titular de la MUE no presenta argumentos suficientemente convincentes para despejar esta conclusión. Se considera que el titular de la MUE tenía conocimientos previos sobre la existencia de la marca “TESLA” del solicitante cuando presentó la solicitud. Además la marca impugnada no tenía ningún uso práctico más allá de la especulación demostrando así las intenciones deshonestas del titular.

Resolución de anulación de la División de Anulación de la EUIPO de 17 de diciembre de 2024, en el caso C 56 966.