¿Debe considerarse que una persona física o jurídica que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, posee estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos?

Antecedentes del litigo

Las partes del litigio son por una parte Coty Germany GmbH (en lo sucesivo COTY) y AMAZON. COTY distribuye perfumes y es titular de una licencia de marca de la UE “DAVIDOFF” para productos relacionados con perfumería.  AMAZON ofrece a los vendedores terceros la posibilidad de publicar ofertas de venta en su sitio web (amazon.de), ofreciendo también la posibilidad de almacenar a estos terceros sus productos por sociedades del grupo AMAZON.

En mayo de 2014, el grupo COTY encarga a través de la web amazon.de un perfume con la marca que anteriormente hemos indicado, que ofrecía un tercero. Posteriormente, COTY requiere a este vendedor para que cesara en esta práctica alegando que los derechos conferidos por esta marca no se habían agotado respecto de los productos que anteriormente se habían almacenado por el grupo AMAZON pues todavía no se habían comercializado en la Unión Europea.

A continuación, en junio de 2014, COTY requiere a AMAZON para que le entregue todos los perfumes que poseyera por parte de la vendedora a la que se ha requerido la cesación de su conducta en la web de AMAZON. AMAZON así lo hace, y COTY además es conocedor de que hay otra sociedad que había ofrecido a través de esta misma página web parte de los productos que se le han entregado. COTY quiere conocer los datos de esta sociedad, pero AMAZON alega que no puede revelar dicha información.

COTY, al considerar que AMAZON está infringiendo los derechos marcarios de esta sociedad, ejercita acción mediante la que se reclama que se condene a abstenerse en la posesión o en la expedición, por ellas mismas o por terceros, en el tráfico económico en Alemania, de perfumes provistos de la marca «Davidoff Hot Water» si no habían sido comercializados en el mercado de la Unión con su consentimiento. Estas acciones han sido desestimadas en primera y segunda instancia, finalmente COTY presenta recurso de casación, pero antes de resolver, el órgano recurrente, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) decide suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Posee una persona que, almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infracción, estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos, cuando no es ella misma sino solo el tercero el que pretende ofrecer o comercializar los productos?»

Sobre la cuestión prejudicial.

Este Tribunal establece que se debe determinar si la operación de depósito puede considerarse un «uso» de la marca, en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 9, apartados 1 y 2, del Reglamento 2017/1001, y, en particular, un «almacenamiento» de esos productos con fines de venta o de comercialización, a los efectos del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cuyo contenido se reproduce esencialmente en el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento 2017/1001.

Tras las valoraciones pertinentes, se resuelve que el artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento 2017/1001 han de interpretarse en el sentido de que debe considerarse que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de abril de 2020 en el asunto C567/18.