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SAP Alicante (Tribunal de la Marca de la Unión Europea) de 6 de febrero de 2018 Proceso Civil. ECLI: ECLI:ES:APA:2018:492 ASUNTO “KERRYGOLD” “KERRYMAID”

THE IRISH DAIRY BOARD CO-OPERATIVE LIMITED es titular de los siguientes registros marcarios de la Unión Europea.

Marca figurativa n.º 000099713, figurativa, registrada el 17 de abril de 1998, para diversas clases (entre ellas la 29 y los productos relevantes antes indicados).

Marca denominativa nº. 000099739, para diversas clases (entre ellas la 29 y los productos relevantes antes indicados), KERRYGOLD, registrada el 26 de octubre de 1998 para productos de la clase 29.

Marca figurativa nº. 009379652, registrada en fecha 1 de marzo de 2011, para productos de la clase 29 (fundamentalmente, en lo que interesa al litigio, mantequilla y diversos productos lácteos).

KERRYGOLD es una marca notoria, según resulta probado en el proceso instado por su titular.

THE IRISH DAIRY BOARD CO-OPERATIVE LIMITED ejercita ante los Juzgados españoles varias acciones por infracción marcaria contra TINDALE & STANTON LTD ESPAÑA, SL, por la distribución en España de una margarina con el signo KERRYMAID, elaborada por el grupo empresarial irlandés KERRY GROUP, PLC, que es titular de las siguientes marcas:

Marca de la Unión n.º 000601526, registrada en fecha 14 de octubre de 2003 para, entre otros, productos de la clase 23.

Otros registros marcarios en Irlanda y Reino Unido, que incorporan el signo KERRYMAID. Así, por ejemplo, la marca irlandesa registrada en el año 1991.

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda con los siguientes fundamentos:

Desde la perspectiva del art. 9.1.b RMC (LCEur 2009, 378) (Reglamento que se aplica, por cuestión de índole temporal), no hay infracción por inexistencia de riesgo de confusión porque, aun dándose identidad aplicativa entre los signos enfrentados, hay divergencias relevantes entre los mismos, desde el punto de vista sonoro, conceptual y gráfico. La coincidencia de la partícula KERRY no es trascendente, en el análisis del juicio confusorio, ya que es un condado de Irlanda, de marcado carácter turístico y conocido también por su industria y agricultura vacuna.

De otra parte, se da un caso de convivencia pacífica de dichas marcas en Irlanda y el Reino Unido (mercados que, atendido su peso demográfico y económico, representan una parte suficientemente importante dentro de la Unión), usadas todas ellas para productos idénticos, con lo que  no puede considerarse que exista riesgo de confusión, dado que el carácter unitario de la marca comunitaria (art. 1.2 RMC) permite extrapolar las consecuencias de dicha coexistencia pacífica al resto de la Unión.

Desde la óptica de la protección que se dispensa a las marcas notorias de la actora (art. 9.1.c RMC), tampoco existe infracción pues no hay un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de aquéllas ya que el uso del signo KERRYMAID para mantequillas se remonta en Irlanda a más de veinte años, siendo uno de los más conocidos, con lo que no puede deducirse que se haya creado para colocarse al “rebufo” de las marcas de la actora y, con ello, servirse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio. Además, existiría “justa causa” que permitiría la actuación del demandado, por cuanto se limita a distribuir un producto comercializado por su suministrador, durante décadas y sin oposición, en Reino Unido, Irlanda y Malta.

Interpuesto recurso de apelación, el Tribunal acordó plantear al Tribunal de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales, las cuales fueron resultas mediante Sentencia de 20 de julio de 2017 (asunto C-93/16), concretando la posición del Tribunal en la interpretación del art. 9, apartado 1, letra b) y c) del Reglamento CE ) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (LCEur 2009, 378) ((actualmente Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017)del siguiente modo:

En la interpretación del art. 9, apartado 1, letra b), la ausencia de riesgo de confusión, entre las marcas enfrentadas, en Reino Unido e Irlanda, debida a su coexistencia pacífica, no significa, por sí sola, que dicho riesgo no pueda existir en España, para cuyo análisis será preciso apreciar globalmente todos los factores pertinentes.

En la interpretación del art. 9, apartado 1, letra b) asumiendo la conclusión del Abogado General, en el sentido de que “… no cabe excluir que la inexistencia de riesgo de confusión en una parte del territorio de la Unión en la que las marcas de que se trata han sido utilizadas de manera prolongada e intensa pueda ser indicativa de la inexistencia de tal riesgo en otras partes de la Unión, cuando las condiciones del mercado y la percepción del público pertinente no varían significativamente… “, el Tribunal fija su posición en el sentido de que ninguna prueba se ha practicado sobre las condiciones de mercado y circunstancias socioculturales existentes, de una parte, en Reino Unido e Irlanda y, de otra en España. En cualquier caso, no se discute que el consumidor de aquéllos mercados reconoce la partícula Kerry como una zona geográfica, por lo que distingue el origen empresarial de los productos KERRYGOLD y KERRYMAID, sin confundirlo. Esta conclusión no es extrapolable al consumidor español.

En la interpretación del art. 9, apartado 1, letra c), el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan c) pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica de los signos enfrentados (notorios los de la parte actora) en Reino Unido e Irlanda no es justa causa que legitime el uso de aquéllos en España, en donde no existe la coexistencia pacífica.

Tomando en consideración la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Audiencia Provincial confirma la sentencia de instancia, con los siguientes fundamentos:

Inexistencia de riesgo de confusión.-

Asume el razonamiento del Juzgado de Instancia en los siguientes términos: “… a pesar de la identidad aplicativa (…) el aspecto visual reviste más importancia en la apreciación global del riesgo de confusión (…) las divergencias en los signos, no solo desde el punto de vista sonoro y conceptual sino también gráficas, son de peso suficiente para excluir el riesgo de confusión “..Pero la Sentencia del Tribunal de apelación puntualiza que llega a la conclusión de que no existe riesgo de confusión en consideración a los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión en el mercado Español, excluyendo por lo tanto en el análisis del juicio confusorio, la coexistencia pacífica de tales signos en Reino Unido e Irlanda; lo cual no impide la existencia del riesgo de confusión, en los términos antedichos.

Protección por notoriedad de las marcas. Ausencia de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad.-

Prescindiendo de las consideraciones que después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Marca carecen de trascendencia, la sentencia recoge la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de febrero de 2017 sobre el alcance de la protección de las marcas notorias, así como las consideraciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 18 de junio de 2009 (asunto L’Oreal) sobre los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ajena, llegando a la conclusión de que la demandada no se había aprovechado indebidamente y ello por dos razones: a)  porque la escasa similitud entre los signos enfrentados debilita la evocación de las marcas notorias de la actora; y porque no se considera probado que el acto infractor (importación y distribución en España de la margarina KERRYMAID) se haya efectuado con el propósito de aprovecharse la demandada del poder de atracción, de la reputación o del prestigio de las marcas de la actora, ni con la finalidad de aprovecharse del esfuerzo comercial realizado por ésta. Más bien, al contrario, la creación y difusión del signo KERRYMAID (protegido en algunos Estados de la Unión mediante títulos marcarios) también ha supuesto un notable esfuerzo, durante décadas, a uno de los mayores grupos empresariales irlandeses (apartado v del fundamento segundo de la demanda). La expansión de la utilización del signo en otros Estados de la Unión, como pudiera ser el español, puede responder al legítimo interés de dicho grupo de ampliar su mercado, pero no consideramos que, en el caso que nos ocupa (reiteramos, ceñido a un concreto acto infractor que se imputa a un importador o distribuidor, que no forma parte de dicho grupo) tenga la intención de aprovecharse, ilegítimamente, de la notoriedad de las marcas del competidor.