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STJ de 12 de junio de 2018 (asunto C‑163/16, Christian Louboutin) ECLI:EU:C:2018:423

Un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto no está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido del articulo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95.

En el marco de una acción por violación de marca entablada por el Sr. Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS frente a Van Haren Schoenen BV por considerar que la comercialización por esta última sociedad de determinado calzado vulnera la marca de la que es titular el Sr. Louboutin, un Tribunal de Primera Instancia de La Haya plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Los antecedentes relevantes son los siguientes:

El 28 de diciembre de 2009, el Sr. Louboutin presentó una solicitud de registro de marca del Benelux en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, que se registró el 6 de enero de 2010 para productos de la clase 25 del Arreglo de Niza que corresponden a la descripción siguiente: «Zapatos (con excepción del calzado ortopédico)».

Según la solicitud de  registro, «La marca consiste en el color rojo (Pantone 18‑1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)».

El 10 de abril de 2013, el registro de la marca controvertida fue objeto de una modificación, consistente en limitar el ámbito de protección de la marca a los «zapatos de tacón alto (con excepción del calzado ortopédico)».

Van Haren, titular de establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió durante 2012 zapatos para mujer de tacón alto con la suela revestida de color rojo. Christian Louboutin ejercitó una acción por infracción de marca, la cual fue estimada inicialmente, pero a la que se opuso Van Haren ante el Tribunal que plantea la cuestión prejudicial, sobre la base del artículo 2.1, apartado 2, del Convenio Benelux, interesando la nulidad de la marca controvertida por considerar que es una marca figurativa bidimensional, constituida por una superficie de color rojo.

El rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya) plantea al Tribunal la siguiente cuestión: «¿Se limita el concepto de “forma” en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la [Directiva 2008/95] —en sus versiones alemana, inglesa y francesa, respectivamente, form, shape y forme— a las características tridimensionales del producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?»

El Tribunal considera, en su Sentencia, que, en el contexto del Derecho de marcas, el concepto de «forma» se entiende generalmente, como puso de relieve la Comisión Europea, en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio.

No resulta ni de la Directiva 2008/95, ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni del sentido usual de este término que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma.

No obstante, se plantea la cuestión de si el hecho de que un color determinado se aplique en un lugar específico del producto de que se trate significa que el signo controvertido está constituido por una forma, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95.

A este respecto, continúa el razonamiento del Tribunal en su Sentencia, ha de precisarse que, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue mediante el registro de la marca no es la protección de dicha forma, sino únicamente la de la aplicación de un color en un lugar específico del producto.

Finalmente el Tribunal de Justicia declara que el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido de esta disposición.