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En el caso de K&K Group AG v. EUIPO y Pret a Manger (Europe) Ltd, la Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2016 analiza el artículo 8, apartado 5 del Reglamento Nº 207/2009.

El 3 de mayo 2012 K&K Group AG presentó una solicitud para el registro de la marca figurativa:

como marca de la Unión Europea para las Clases 29, 30, 35 y 43 del Acuerdo de Niza.

El 18 de diciembre de 2012, Pret a Manger (Europe) Ltd presentó una solicitud de nulidad contra la marca, basada en las marcas anteriores:

la marca figurativa de la UE   , para las Clases 29, 30 y 42; y la marca denominativa del Reino Unido “PRET” para las Clases 29, 30 y 43.

La División de Oposición y la Quinta Sala de Recurso estimaron la oposición en su totalidad con base en el artículo 8, apartado 5 del Reglamento Nº 207/2009 dado que a la luz de la similitud de los signos, su notoriedad en el Reino Unido y la asociación existente entre los mismos, el titular del registro internacional conseguiría una ventaja comercial indebida de la relación inevitable que harían los consumidores con los derechos anteriores.

El solicitante alegó que la Sala de Recurso había infringido el artículo 8, apartado 5 del Reglamento Nº 207/2009 al estimar que se había cumplido los tres  requisitos establecidos.  Estos tres requisitos son: la identidad o la similitud de las marcas de que se trata; la existencia de una notoriedad de la marca anterior y; la existencia de riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos.  Estos requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable.

En lo que atañe a la notoriedad de las marcas anteriores, el Tribunal afirma que las pruebas aportadas contenían numerosas declaraciones por terceras partes referente a la naturaleza y notoriedad del opositor en el Reino Unido, incluyendo declaraciones de periódicos nacionales de mayor difusión en el Reino Unido, anuncios, facturación y testimonio, y dos estudios de mercado.  Por lo que los signos anteriores eran sumamente conocidos en el Reino Unido y habían pasado a ser nombres muy conocidos.

En lo que se refiere a la similitud entre los signos, el Tribunal los compara visual, fonética y conceptualmente. El Tribunal encuentra que visual y fonéticamente existe por lo menos ciertas similitudes entre los signos en cuanto a los términos “Pret” y “A” en el mismo orden, en mayúsculas y la ligera estilización.  Conceptualmente, el Tribunal recuerda que los signos anteriores no tenían ningún sentido para el público del Reino Unido, y se podría asociar la palabra “diner” de la marca impugnada con una persona comiendo una comida o con un restaurante americano.    El solicitante no demostró que el público pertinente de lengua inglesa sería capaz de entender el sentido del término “pret a manger”, “pret”, o “pret a diner”, por consiguiente la Sala de Recurso no incurrió en error.  En conclusión,  incluso cuando existe similitud, aunque ligera, entre las marcas impugnadas, con arreglo al artículo 8, apartado 5, el Tribunal aún tiene que realizar una evaluación global para determinar si, a pesar de la escasa semejanza entre ellas, existe un riesgo real de confusión entre las referidas marcas, debido a otros factores relevantes como la notoriedad en general o el reconocimiento del que disfruta la marca anterior.

Finalmente, en cuanto al aprovechamiento indebido, el Tribunal encontró que, dada la amplia notoriedad de las marcas o las características que proyectan, existe el riesgo de que los productos o servicios cubiertos por la marca solicitada pudiera aprovecharse indebidamente de los esfuerzos e inversiones del titular de las marcas anteriores.  Por tanto, la marca del solicitante parasitaría el renombre de las marcas anteriores, con la comercialización de sus propios productos y servicios siendo facilitada por la asociación con las marcas PRET y PRET A MANGER.

Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso en su totalidad.