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ANTECEDENTES DEL LITIGIO

La demandante High Tech Hotels interpuso demanda contra Agincourt solicitando que se declarara la caducidad de la marca IKONIK HOTELS, registrada para las clases 35 y 43, alegando la falta de uso efectivo de la misma por parte de la titular y teniendo interés legítimo dado que la demandada se había opuesto a su solicitud de marca europea ICON HOTELS.

La parte demandada alegó por su parte que sí que se había realizado un uso de la marca en tanto que se construyó un hotel en Puebla, México, a cuya web se puede acceder desde España. Asimismo, alegaba que se había publicitado la marca en España de manera continuada a través de Google Ads, apareciendo en otras web de reserva de alojamientos, así como su uso en la Feria FITUR. También aportó pruebas del hotel que se iba a construir en Salamanca, pero debido a problemas técnicos en el desarrollo arquitectónico se demoró su construcción.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona estimó la demanda considerando que no se había acreditado un uso efectivo del signo por parte de la demandada. Contra esta resolución Agincourt interpuso recurso de apelación ya que entendía que no se había tomado en consideración la prueba relativa al proyecto que hubo que retrasar en Salamanca, y que el análisis sobre la prueba relativa al uso del signo en internet había sido superficial.

DECISIÓN DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

El objeto de la disputa y que resuelve la Audiencia Provincial de Barcelona, es si puede considerar que se ha llevado a cabo un uso efectivo de la marca en España, sin haber llegado a abrir ningún hotel, debiendo por lo tanto examinar si el uso publicitario en sus diferentes formas a través de Internet es suficiente para considerar que ha existido un uso efectivo.

Primeramente, ha de tenerse claro que se considera por uso efectivo. Así, la Audiencia Provincial, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que “una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca”. Sin embargo, no existe un uso necesario mínimo objetivo para considerar que no se ha usado efectivamente la marca. Así, la regla general es que se debe hacer un análisis individual de cada caso, tomando en consideración las circunstancias del caso en su conjunto, siendo lo realmente relevante si detrás del uso de la marca existe un propósito comercial real.

Respecto a la prueba aportada del proyecto de arquitectura empezado, la Audiencia no considera que puedan considerarse uso efectivo como tal, en tanto que no está dirigido a clientes de la empresa. No obstante, ha de tenerse en cuenta puesto que refleja planes reales de comercialización y se ha acreditado la demora en la continuación del proyecto.

Respecto al uso publicitario de la marca, en principio, debería ser suficiente como para considerar que se ha realizado un uso efectivo de la marca, pero la cuestión es si la publicidad debe ir acompañada de una prestación efectiva de los servicios que se publicitan de forma inmediata. En este caso, el uso publicitario de la marca a través de la página web de la demandada y de plataformas de alojamiento, que hacía referencia únicamente al hotel de México, no puede llegar a considerarse un uso efectivo. Sin embargo, la Audiencia cree que se trata de un hecho transcendente y que ha de considerarse como relevante a efectos de determinar si ha existido un uso efectivo, pero para ello ha de dilucidarse si se trata de un uso llevado a cabo en territorio español.

El Art.39.1 de la Ley de Marcas exige que el uso ha de realizarse en España por parte del titular, debiendo plantearse si el uso a través de Internet se considera como tal. Aquí, la Audiencia hace referencia a la Recomendación conjunta de la Unión de París y de la OMPI sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet de 2001, en la que su Artículo 3 se indican una serie de factores que han de tomarse en cuenta y que resultan de aplicación como son el hecho de que la oferta de los productos se indiquen en la moneda oficial del Estado en cuestión, si el texto utilizado con el uso del signo está en un idioma preponderante en el Estado, si el sitio de Internet donde se usa el signo ha sido realmente visitado por usuarios del Estado, y si hay circunstancias indicativas de que el titular del signo ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado en cuestión para servicios similares o idénticos a aquellos para los que se usa el signo en Internet.

Así, concurriendo varios factores de conexión de los mencionados del artículo de referencia, la Audiencia considera que es suficiente para considerar que se cumple el principio de territorialidad y determinar que se ha producido un uso efectivo relevante.

La Audiencia concluye que tras realizar un examen conjunto de las pruebas aportadas por la demandada sí que ha existido un uso efectivo de la marca, siendo éste un uso publicitario, en tanto que los servicios se publicitaban a consumidores en España a través de Internet y que se habían llevado a cabo preparativos serios para usar la marca en territorio español con el hotel previsto para construir en Salamanca, el cual fue finalmente construido unos meses después de finalizar el plazo de caducidad de 5 años que establece el Art.39 de la Ley de Marcas.

Sentencia 238/2021 de la Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de febrero de 2021.