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ANTECEDENTES DEL LITIGIO

El 14 de junio de 2017, el Sr. Hamid Ahmad Chakari presentó una solicitud de registro de marca europea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

Los productos para los que se solicitó el registro estaban comprendidos en las clases 30 y 31 del Arreglo de Niza: clase 30: «Harina de arroz; Refrigerios a base de arroz; Pastelitos de arroz; Pulpa de arroz con fines culinarios; Productos alimenticios extruidos de arroz» y clase 31: «Harina de arroz [pienso]».

Posteriormente, Indo European Foods Ltd, presentó una oposición con arreglo al artículo 46 del Reglamento n.º 2017/1001. Ésta se basaba en la existencia de una marca denominativa anterior no registrada en el Reino Unido: BASMATI, utilizada para referirse al arroz. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001: en virtud del Derecho aplicable en el Reino Unido existe un cauce para impedir el uso de la marca solicitada mediante la forma «extensiva» de la acción por usurpación de denominación (action for passing off).

Sin embargo, la División de Oposición desestimó la pretensión de oposición en su totalidad, concluyendo que las pruebas presentadas por la recurrente no eran suficientes para demostrar que la marca anterior había sido utilizada en el tráfico económico de alcance no únicamente local antes de la fecha pertinente y territorio en cuestión. Es decir, estimó que no se cumplía uno de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001.

Posteriormente, Indo European Foods Ltd (recurrente) interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la División de Oposición. No obstante, este no prosperó, pues la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó éste por infundado, debido a que no había demostrado que el término «basmati» le permitiese prohibir el uso de la marca solicitada en el Reino Unido en virtud del acto ilícito de extensión de la usurpación de denominación según el common law.

Requisitos que era necesario probar para que prospere la acción de usurpación de denominación (“action for passing off”)

  1. Primero, probar que el término «basmati» designa una clase bien definida de productos.
  2. Segundo, que ese término goza de un renombre que da lugar a un goodwill (es decir, una fuerza de atracción de clientela) en una parte significativa del público del Reino Unido.
  3. Tercero, que la recurrente es uno de los numerosos operadores económicos facultados para invocar el goodwillasociado a dicho término.
  4. Cuarto, que existe una representación engañosa por el solicitante, que induce o puede inducir al público a creer que los productos ofrecidos con el signo controvertido son de arroz basmati.
  5. Quinto, que ha sufrido o puede sufrir un perjuicio como consecuencia de la confusión generada por dicha representación engañosa.

Estimaciones de la Sala de Recurso sobre el caso concreto

  • Se cumplen los tres primeros requisitos de la forma extensiva de la “acción por usurpación de denominación” pero, en cambio, la recurrente no ha demostrado que la utilización del signo cuyo registro se impugna pueda dar lugar a una presentación engañosa del término renombrado «basmati».
  • No cabe esperar que el uso de la marca solicitada cause a la recurrente un perjuicio comercial por la pérdida de ventas, en la medida en que los productos de que se trata son productos distintos del arroz, mientras que la recurrente vende exclusivamente este cereal
  • No se ofreció ninguna alegación que explicase de qué manera el uso de la marca solicitada podría afectar al carácter distintivo del término «basmati», habida cuenta de que el arroz «super basmati» era una variedad reconocida de arroz basmati

DECISIÓN DEL TRIBUNAL GENERAL

Sobre el recurso de anulación y los requisitos que deben observarse para que una marca no registrada pueda oponerse al registro de una marca de la Unión

A tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, el titular de una marca no registrada o de un signo que no sea una marca puede oponerse al registro de una marca de la Unión cuando se cumplan los cuatro requisitos siguientes de manera cumulativa:

1) El signo se utiliza en el tráfico económico.

2) Tenga un alcance que no es únicamente local.

3) Se han adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión.

4) El signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Requisitos de la Ley de Marcas del Reunido Unido para que prospere la acción pretendida

Del artículo 5, apartado 4, de la Ley de Marcas del Reino Unido, resulta que la parte que lo invoque debe aportar la prueba de que se cumplen tres requisitos:

  • Primero, que el signo en cuestión haya adquirido un goodwill.
  • Segundo, que la oferta con ese signo de los productos designados por la marca posterior constituya una presentación engañosa por parte del titular de dicha marca.
  • Tercero, que exista un perjuicio causado al goodwill.

Conclusiones del Tribunal General en relación a los puntos anteriores

–       Sobre la presentación engañosa

  • Aunque el goodwill asociado al término «basmati» se refiere únicamente al arroz basmati como una variedad o una clase de productos, en referencia a la resolución Basmati Bus, una parte no insignificante del público pertinente podría creer que los productos citados por la Sala de Recurso, a saber, la harina de arroz, los refrigerios a base de arroz, la pulpa de arroz o la harina de arroz para pienso, etiquetados «Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice», están asociados en cierto modo al arroz basmati. Así pues, la recurrente alega acertadamente que dicho público, al comprar un producto designado como elaborado a base de arroz basmati o que lo contiene, espera que dicho producto contenga efectivamente ese arroz
  • Por lo que se refiere a la afirmación de la Sala de Recurso de que la recurrente no sostuvo, y aún menos probado, que la marca solicitada se utilizaba en el Reino Unido y que dicha utilización concernía a productos que no se elaboraban a partir de arroz basmati auténtico, procede señalar que el uso efectivo de la marca solicitada no figura entre los requisitos de la acción por usurpación de denominación

–       Sobre la existencia de perjuicio

  • La afirmación de la Sala de Recurso de que ninguna alegación explica de qué manera podría afectar el uso de la marca solicitada al carácter distintivo de dicho término, habida cuenta de que la variedad «super basmati» es una variedad reconocida de arroz basmati, no es pertinente, en la medida en que esta afirmación presupone que dicha marca se utiliza para productos a base de arroz basmati
  • Aunque la Sala de Recurso señaló que ninguna alegación explicaba de qué manera el uso de la marca solicitada podría afectar al carácter distintivo del término «basmati», habida cuenta de que la variedad «super basmati» es una variedad reconocida de arroz basmati, esta afirmación partía de la premisa errónea de que la utilización de dicha marca se limitaba a productos a base de arroz basmati o de arroz super basmati

En vista de todo lo anterior, procede estimar el motivo único de la recurrente y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.