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ANTECEDENTES DEL LITIGIO

En enero de 2012, el Sr. Mariano Esquitino Madrid, presentó una solicitud de registro de la siguiente marca de la UE para productos comprendidos en las clases 3, 14 y 18. En diciembre de 2016, Chocolates Lacasa Internacional, S.A., solicitó ante la EUIPO la nulidad de dicha marca de la unión en base a, entre otras, su marca de la UE denominativa “Conguitos” registrada en clase 30.

La División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en febrero de 2021. Chocolates Lacasa interpuso un recurso ante la EUIPO contra la anterior decisión, que también fué desestimado. La Sala de Recurso consideró que, pese al elevado grado de semejanza entre los signos y el constatado el renombre de la marca anterior para “cacahuetes recubiertos de chocolate” en clase 30,  no se podía acreditar un renombre excepcional hasta el punto de llevar al consumidor vincular o confundir las marcas en conflicto respecto a productos tan diferentes. Por último, destacó que tampoco se consideró acreditado ni el aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior ni la mala fe en la solicitud del titular de la marca controvertida.

Chocolates Lacasa decidió recurrir ante el Tribunal General contra la citada resolución impugnada.

DECISIÓN

En este caso, se desestimó el recurso, confirmándose la resolución impugnada de la Sala de Recurso en la que se desestimó la solicitud de nulidad de Chocolates Lacasa Internacional, S.A.

La solicitante de nulidad invocó dos motivos, basados en la infracción de los arts. 53.1 a), interpretado conjuntamente con el apartado 5 de este mismo artículo, y 52.1 b) RMC.

Por lo que se refiere al primer motivo, Chocolates Lacasa reprochó a la Sala de Recurso haber considerado que el público pertinente no establecería ningún vínculo mental entre las marcas en conflicto pese al carácter distintivo y renombre en España de su marca. El Tribunal dio la razón a la Sala de Recurso en la resolución impugnada, basándose en que los productos no sólo no eran semejantes, lo cual no impediría la aplicación del art. 8.5 RMC, sino que eran de naturaleza muy diferente, sin presentar ningún punto de contacto entre ellos, lo que hacía que tras una apreciación global de las marcas en conflicto, y teniendo en cuenta que la marca anterior no gozaba de un renombre “excepcional”, no se pudiera acreditar que el público pertinente estableciera un vínculo mental entre ellas.

En el segundo motivo en relación con el art. 52.1 b) RMC, el Tribunal empezó recordando que la buena fe de quien solicita registro se presume. Destacó que, si bien en este caso el solicitante de la marca controvertida admite el conocimiento de la marca anterior, esto no es suficiente, pues se ha de probar una intención desleal, cosa que no hizo la recurrente. En cambio, el Sr. Esquitino añadió en apoyo de su alegación que, en los años 90, solicitó el registro de una marca con idéntica denominación, y que ha estado comercializando desde esa época calzado y, posteriormente, ropa para niños.

Procede desestimar el recurso y, en consecuencia, la Sala de Recurso rechazó correctamente la solicitud de nulidad. Se condena a Chocolates Lacasa Internacional, S.A. a pagar las costas del procedimiento.

[Caso T‑ 339/22 ECLI:EU:T:2023:308,, 07/06/2023]