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Antecedentes del litigio
AMS Neve, sociedad establecida en el Reino Unido que comercializa con equipos de audio y Heritage Audio, sociedad establecida en España que también comercializa con este tipo de productos. En 2015 AMS Neve interpuso demanda contra Heritage Audio ante los Tribunales competentes del Reino Unido por acción de violación de una marca de la Unión y otras dos nacionales de Reino Unido, de la que AMS Neve posee una licencia exclusiva para su uso. Se imputa a las partes demandadas haber puesto a la venta imitaciones y productos con un signo idéntico o similar al del demandante en Internet dirigido al público británico. Seguidamente, los demandados han presentado una excepción de incompetencia del tribunal del que se presentó la demanda. En sentencia de 2016, la Intellectual Enteprise Court, se declaró incompetente para conocer sobre la infracción de la marca de la Unión, conforme al artículo 97, apartado 1, del Reglamento Nº 207/2009: la competencia la tienen los tribunales españoles (el territorio del domicilio del demandado) y en base artículo 97.5: los tribunales de donde se haya cometido el hecho de la violación. Dicha decisión se recurre por la parte demanda, y el Tribunal de Apelación, decide suspender el procedimiento y plantear la siguiente cuestión perjudicial, por lo que respecta al artículo 97.5 del Reglamento:
Cuando una empresa constituida y domiciliada en el territorio de un Estado miembro A ha adoptado medidas en el territorio de dicho estado para publicitar y poner a la venta productos con un signo idéntico a una marca de la Unión a través de un sitio web dirigido a distribuidores y consumidores del Estado miembro B:
I) ¿Es competente un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro B para conocer de una acción por violación de la marca de la Unión respecto de la publicidad y oferta de venta de los productos en dicho territorio? La respuesta es afirmativa por los siguientes motivos:
Cuando los actos imputados consisten en la publicidad y ofertas de venta presentadas por vía electrónica, se deben considerar como si fueron cometidos en el territorio donde se encuentran los consumidores o distribuidores a los que va destinada dicha publicidad o venta, a pesar de que el demandado esté establecido en otro territorio, de que el servidor de la red electrónica también o de que los productos de venta se ubiquen en otro territorio. La lógica detrás de este razonamiento, es el evitar que un tercero puedo abstenerse de la aplicación del artículo en cuestión, al alegar que los productos/publicidad que infringen derechos marcarios se publican en territorio fuera de la Unión y por lo tanto no le sea de aplicación. Menciona además el tribunal, que en la mayoría de los casos el lugar donde se han realizado las preparaciones para crear la página web y la publicidad resulta muy difícil de establecer.
Por otro lado, se esclarece que “carece de pertinencia” si la publicidad o las ofertas de venta tuvieron posteriormente el efecto deseado en los consumidores: es decir la compra de los productos potencialmente infractores.
En vista de lo anterior, no procede contestar a las siguientes preguntas planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.
II) En caso negativo, ¿qué otros criterios debe tener en cuenta dicho tribunal de marcas de la Unión para determinar si tiene competencia para conocer de la acción?
III) En la medida en que la respuesta al punto ii) anterior obligue al tribunal de marcas de la Unión a determinar si la empresa ha adoptado activamente medidas en el Estado miembro B, ¿qué criterios deben tenerse en cuenta para saber si la empresa ha adoptado tales medidas?»
Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta de 5 de septiembre de 2019. Asunto C172/18