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ANTECEDENTES DEL LITIGIO

La Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) presentó el 2 de febrero de 2017 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la siguiente solicitud de registro internacional de marca figurativa:

Los productos para los que se solicitó este registro pertenecían a la clase 16 del Arreglo de Niza, concretamente a: “Papel; cartulina; cubiertas de libros; pegamento para papelería o uso doméstico; papelería….”

Por su parte, InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG presentó el 6 de abril de 2017 un escrito de oposición, basado a su vez en la marca denominativa alemana previa MILAN nº 1122392, que designaba, entre otros, a idénticos productos de la clase 16:”Papel, cartones, cartulinas, …”

Ante ello, la División de Oposición estimó la oposición en su totalidad. A continuación, AC Milan presentó un recurso ante la EUIPO, pero la Segunda Sala de Recurso de la Oficina lo desestimó, concluyendo que sí existía riesgo de confusión.

Posteriormente, Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan recurre ante el Tribunal General de la UE. Este órgano se pronuncia sobre los siguientes extremos:

I) El artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado 2018/625 y del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009

Cabe mencionar que estos artículos vienen a regular la posibilidad de solicitar la prueba de uso, “teniendo además la consideración de uso el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada”

El órgano judicial, a la vista del caso, llegó a las siguientes consideraciones:

  • “La marca anterior fue registrada como marca denominativa constituida por el término “Milan”, y una parte de las pruebas en las que se basó la Sala de Recurso para apreciar el uso efectivo de la marca anterior, a saber, las facturas y las listas de precios, así la mostraban”
  • “De las demás pruebas se desprende que la marca anterior comprendía también un elemento figurativo que representaba la cabeza de un ave rapaz junto al elemento denominativo”

  • “El tamaño del elemento figurativo es en este caso significativamente menor que el del elemento denominativo, el cual ocupa más de la mitad del signo. El hecho de que el elemento figurativo de la marca anterior sobresalga ligeramente de la primera letra de su elemento denominativo, no puede distraer al público pertinente, sino que el elemento denominativo “Milan” prosigue siendo claramente identificable debido a la utilización de un tipo de letra fácilmente legible”
  • Decisión del Tribunal General sobre esta cuestión:“En definitiva, la Sala de Recurso consideró acertadamente que las diferencias entre la marca anterior en su forma registrada y el signo en la forma en que se había utilizado en el mercado no alteraban el carácter distintivo de dicha marca”. Se desestimó así el primer motivo de la recurrente.

II) El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009

A tenor de este artículo, “Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior”, incluyendo el riesgo de confusión el de asociación con la marca anterior.

En el presente caso, la Sala de Recurso señaló:

  • En primer lugar, que la marca anterior tenía “un carácter distintivo normal inherente”
  • En segundo lugar, señaló “que los productos en cuestión eran idénticos o similares en un alto grado y que los signos en conflicto eran, en su conjunto, similares”
  • En tercer lugar, “que las diferencias visuales entre los signos en conflicto, debidas principalmente al elemento figurativo de la marca solicitada, no eran suficientes para neutralizar las similitudes existentes a nivel fonético y, al menos para una parte del público pertinente, a nivel conceptual”

  • Decisión del Tribunal General sobre esta cuestión: “La identidad o el alto grado de similitud de los productos en cuestión compensan las diferencias perceptibles entre los signos en conflicto” Sobre la base de estos elementos, falló que sí existía riesgo de confusión, y en aras a la exhaustividad, precisó que dicho riesgo existiría incluso si el carácter distintivo de la marca anterior fuera escaso. Se procede así a desestimar el segundo motivo por infundado.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta) 10 de noviembre de 2021. Asunto T 353/20