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Antecedentes del litigio

El 30 de abril de 2010, la recurrente, Hasbro, Inc., presentaba una solicitud de registro de marca denominativa MONOPOLY, estando los productos y servicios para los que se solicitó comprendidos en las clases 9, 16, 28 y 41 y siendo concedida en 2011 (MUE 9071961).

En 2014, la compañía juguetera Kreativni Događaji, interpuso una acción de nulidad, alegando, que Hasbro, en el momento de presentar la solicitud de marca ya era titular de otras tres marcas de la Unión Europea denominativas MONOPOLY las cuales incluían productos y servicios idénticos a los solicitados en 2010. Se reivindicaba que la juguetera estadounidense perseguía, con esa última solicitud, eludir la prueba del uso exigible para sus anteriores marcas registradas.

En primera instancia, mediante decisión de 22 de junio de 2017, la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, considerando que el solicitante no había aportado pruebas suficientes que respaldasen su afirmación.

Seguidamente se presentó recurso por la parte ahora coadyuvante ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación el 22 de agosto de 2017

La Sala de Recursos de la EUIPO, mediante resolución de 22 de julio 2019, anulaba parcialmente la decisión anterior y declaraba la nulidad de la marca impugnada en relación a los productos y servicios ya comprendidos en registros anteriores del solicitante. Entendía pues que dicha solicitud fue realizada con el fin de extender de forma abusiva y fraudulenta el período de gracia de cinco años de sus marcas anteriores, eludiendo con ello la obligación de prueba de uso.

Para apreciar esta mala fe, la Sala tuvo en consideración el hecho de que recaía sobre las marcas MONOPOLY la obligación de probar el uso en dos procedimientos anteriores de oposición, los productos y servicios incluidos en la nueva marca ya estaban incluidos en las marcas MONOPOLY anteriores. Finalmente quedó probado que esta era una práctica empresarial habitual para evitar tener que hacer frente a pruebas de uso en cada uno de los procedimientos de oposición, demostrando así una clara intencionalidad por parte de la recurrente.

Así pues, la juguetera Hasbro, recurrió la resolución alegando que la Sala no efectuó una apreciación conjunta de todos los elementos, sino que se concentró indebidamente en la ventaja administrativa que suponía presentar nuevamente la marca denominativa MONOPOLY.

Decisión del Tribunal General

El Tribunal General concluye que, si bien ninguna disposición prohíbe la solicitud reiterada de registro de una marca, tal solicitud puede ser contraria a las normas si se presenta para evitar las consecuencias de la falta de uso como forma de prolongar el periodo de gracia establecido lo cual lleva puede asimilarse a la figura del abuso de derecho. La finalidad pues, no era otra que la de evitar tener que presentar la prueba de dicho uso con el fin de ahorrarse los costes y el esfuerzo derivados de la aportación de prueba de uso.

En consecuencia, se desestima el recurso apreciando que dicha solicitud fue realizada de mala fe con el fin de eludir la obligación de prueba de uso.

Sentencia del Tribunal General de 21 de abril de 2021, Asunto T‑663/19