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Antecedentes del litigio

En fecha de 5 de julio de 2019 el Juzgado de lo Mercantil  nº 2 de Murcia dictaba sentencia a tenor de la demanda interpuesta por la comercial Aznar Zamora contra Exigrup J. Guerrero por violación de su derecho de exclusiva por el uso que realiza la demandada Exigrup J Guerrero SL del signo “EXIGRUP”. Frente a ello, la demandada se opuso, solicitando, además de la desestimación de la demanda, la nulidad de la marca de la actora por estar esta viciada de nulidad por haber sido inscrita con mala fe utilizando un nombre que corresponde a la razón social de la mercantil demandada y usada para su identificación en el tráfico mercantil y por prescripción de la acción ejercitada.

Dicha demanda fue parcialmente estimada declarándose el derecho exclusivo de la actora para utilizar la marca EXIGRUP, y considerando, por tanto, que Exigrup J. Guerrero S.l. había realizado actos de violación de las marcas de la comercial Aznar Zamora S.L. mediante la utilización de la marca EXIGRUP, condenando a la demandada a la cesación en la utilización del signo distintivo.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación.

Decisión de la Audiencia Provincial de Murcia

En primer lugar, se considera que si bien la demandada invoca actos de competencia desleal el litigio se reduce a una controversia marcaria, puesto que no se alegan los actos específicos ni aparecen mencionados en el suplico de la demanda.

En segundo lugar, se alega en el Recurso que se declare la caducidad de las marcas por ausencia de prueba del uso, declarando la Audiencia que esto es inatendible porque no fue invocada en la contestación a la demanda y reconvención.

En cuanto al uso del vocablo “EXIGRUP” como denominación social, el tribunal no aprecia riesgo de confusión, pues se hace a título de nombre comercial o marca, sirviéndose de ella para identificar la empresa y sus servicios y denota una vinculación entre el mismo y el producto o servicio, que nos permite afirmar que estamos ante un signo que identifica y distingue a estos en el mercado, es decir, un uso a título de marca.

Para esclarecer la cuestión de la nulidad de las marca por registro de mala fe, se recuerda que esta se aplica cuando resulte que el titular de una marca no presente la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca. Estableciendo además que, para apreciar la existencia de la mala fe debe tenerse en cuenta el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. Pues bien, habiendo quedado acreditado que la comercial Aznar Zamora conocía de la existencia de la empresa demandada, y tratándose de empresas que competían en el mismo sector, queda constatado que el registro de las marcas en cuestión no obedecía a la propia función de las mismas, sino más bien su intención era la obstaculizar e impedir su uso por un competidor, al no haber el demandante retirado “por las buenas”, como se había requerido por la parte demandada, el nombre EXIGRUP J. GUERRERO.

En conclusión, la Audiencia Provincial desestima la demanda formulada por Aznar Zamora S.L. y estima parcialmente la reconvención formulada por Exigrup J. Guerrero declarándose la nulidad de las marcas nacionales en las que se basaba la demanda presentada por la parte actora

Sentencia 189/2021 de la Sección nº 4 de la Audiencia Provincial de Murcia de 25 de febrero de 2021