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Sentencia del Tribunal General de 8 de abril de 2.016.  Asunto: T‑638/14 Frinsa del Noroeste, S.A. v Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Uso efectivo marca anterior, presentación de hechos y pruebas nuevos. Artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009: “A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.”

Frisa Frigorífico Rio Doce, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria del  signo figurativo siguiente en blanco y negro:

Los productos para los que solicitó el registro, en lo pertinente para la sentencia, son para los servicios de tienda de venta al por menor y al por mayor, servicios de exportación de alimentos y para los servicios de envasado y almacenamiento de alimentos procesados y sin procesar (comprendidos en las clases 29, 35 y 39 Niza).

Frinsa del Noroeste, S.A., presentó un escrito de oposición contra el registro de la marca solicitada, la oposición se basaba en la siguiente marca figurativa anterior de la Unión para las clases 29, 35 y 39 Niza:

La División de Oposición estimó parcialmente la oposición y desestimó la solicitud de registro, por considerar que existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior. Frinsa del Noroeste, S.A., interpuso un recurso ante la Sala de Recurso de la EUIPO, la cual desestimó el recurso. Contra esta resolución recurrió ante el Tribunal General.

La Sentencia del Tribunal General estimó en su totalidad el recurso, anulando la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO, por las razones que seguidamente se exponen:

Presentación de hechos y pruebas nuevos. Frinsa del Noroeste, S.A., alegaba un uso efectivo de la marca anterior, pero pretendía que, en la medida en que había demostrado, en el procedimiento ante la EUIPO, que dicha marca gozaba de notoriedad o renombre en España, no necesitaba presentar múltiples pruebas del uso de ésta.  El Tribunal General desestima esas alegaciones que basa, en el renombre o en la notoriedad de la que, a su juicio, gozaba la marca anterior en España. Por cuanto le incumbía, en el procedimiento ante la EUIPO, presentar la prueba del uso efectivo de la marca anterior que exige el artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº. 207/2009 y la regla 22, apartados 2 a 4, del Reglamento nº. 2868/95.

En cuanto al uso  efectivo de una marca anterior, apunta el Tribunal General que, según la jurisprudencia, la fijación de una marca sobre una publicación periódica, una revista, un diario o un catálogo, en principio, puede constituir un «uso válido del signo», como marca, para los productos y servicios designados por ésta, si el contenido de estas publicaciones confirma el uso del signo para los productos y servicios designados por dicha marca.

Por tanto, los anuncios publicitarios pueden constituir una prueba válida de que, de manera puntual, la marca anterior se utilizó públicamente y hacia el exterior, en una parte del territorio de la Unión Europea, para designar algunos de los productos para los que había sido registrada, por eso resuelve que la Sala de Recurso incurrió en error al negarse a reconocerles tal valor.

En base a lo anterior, el Tribunal General estima el motivo basado en la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº. 207/2009 y de la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº. 2868/95 y, por tanto, la pretensión de anulación, y anular la resolución impugnada en la medida en que ésta se basa en la constatación de que la marca anterior no fue objeto de un uso efectivo para los productos controvertidos.