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Antecedentes del litigio

En fecha de 24 de marzo de 2016, Gaudí BCN Projects S.L. (“la titular de la MUE”) solicitó el registro de la siguiente marca figurativa con el objeto de distinguir servicios de clase 35 y de clase 42.

Presentando, la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia, solicitud de nulidad contra la totalidad de los servicios de la marca registrada, el 26 de noviembre de 2018 basándose en los siguientes derechos anteriores: Registro de la Marca Española ANTONI GAUDI; Registro de la Marca Española , Marca de la Unión Europea MUSEU GAUDI, Derecho al nombre ANTONI GAUDI y Derecho a la imagen ANTONI GAUDI.

Estimándose, en fecha de 14 de abril de 2020, la nulidad de la marca en su totalidad basándose en las siguientes razones:

  1. El derecho al nombre “GAUDI”, protegido por el artículo 9, apartado1, letra b) de la Ley de Marcas española. En el procedimiento presente la solicitante de anulación no invoca un derecho de autor, sino un derecho al nombre, el cual, conforme a la Ley española, puede ser invocado por los herederos de la persona en cuestión sin otra limitación temporal que la derivada de la condición de que continúe identificando para la generalidad del público a dicha persona.
  2. La fundación de la solicitante de anulación ha probado que es la heredera de los derechos de D. Antonio Gaudí i Cornet.
  3. “Aun cuando es evidente que el citado apellido no es exclusivo del citado arquitecto, no es menos evidente o cierto que el público consumidor establece una asociación inmediata con el apellido del famoso genio” Sentencia 417/2008 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cataluña en el punto Cuarto de los “Fundamentos Jurídicos” .
  4. También, la sentencia citada menciona que: “El artículo 9, apartado 1, de la citada Ley establece una diferenciación cuando se pretenda inscribir como marca el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, según que la misma pueda ser o no identificada por la generalidad del público, con una persona distinta del solicitante. Concretamente la Ley dice que no podrán registrarse como marcas: el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca (apartado a), así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del publico identifique a una persona distinta del solicitante (apartado b), a menos que medie la debida autorización”.
  5. Por último, tanto el artículo 53, apartado 3, RMC como el artículo 9, apartado1, letra b) de la Ley de Marcas española establecen como condición para la aplicación de estos preceptos que la titular del derecho al nombre no haya dado su consentimiento.

En contestación a la misma, la titular de la MUE interpuso recurso contra la resolución solicitando que fuese anulada en su totalidad. En su respuesta, la solicitante de anulación pidió que se desestimase el recurso.

Como particularidad, se remitió a las partes en fecha de 27 de octubre de 2020, comunicación en la que se planteaba la cuestión sobre que ley nacional (española) debía aplicarse en el caso en cuestión.

Así pues, las partes respondieron a dicha comunicación y concluyeron a que la base jurídica correcta era la Ley de marcas española (la solicitante de nulidad) o el código civil español (la titular de la MUE).

Los argumentos presentados por la titular de la MUE pueden resumirse como sigue:

  1. El Sr. Antonio Gaudí falleció en el año 1926. En base al artículo 32 del Código Civil, la personalidad civil se ha extinguido y nadie puede heredar dicha personalidad civil. En consecuencia, la denominación de Antonio Gaudí, ha pasado a ser genérica; nadie tiene derecho a usar un nombre, en exclusiva, que ha quedado extinguido (Artículo 32 C.C.) y por lo tanto sin protección de ningún género.
  2. Prescripción de los derechos morales y derechos a la paternidad e integridad de la obra.
  3. Que ningún heredero tiene derechos de explotación exclusivos sobre la obra de Antonio Gaudí, por aplicación del Artículo 27 de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se establece que estos derechos se extinguen a los 70 años tras la muerte del autor. Habiendo pasado, todos ellos, a ser de dominio público.
  4. Diferencias entre la marca solicitada y las oponentes.

El recurrente alega que entre las marcas anteriores y la impugnada no existe en ningún caso riesgo de confusión y en consencuencia pueden convivir en el mercado de forma pacífica.

Los argumentos presentados por la solicitante de anulación en respuesta al recurso pueden resumirse de la siguiente manera:

  1. Que lo que se invocó como uno de los motivos de cancelación (no el único) de la marca que nos ocupa, fue el derecho al nombre; tal y como se contempla en el artículo 53, apartado 2, letra b) RMC
  2. 2. Que la solicitante de anulación, ha acreditado ser la heredera de los bienes y derechos de Don Antoni Gaudí.
  3. Para mayor abundamiento, el apartado 3 del Artículo 1, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen señala que el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible y que, además, la renuncia a esta protección será nula sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento.
  4. Aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquél constituye una prolongación de esta última, que debe también ser tutelada por el Derecho.

Decisión de la Sala

Se concluye que la titular o los herederos de un nombre y/o apellido pueden prohibir el uso de una marca posterior que coincida o que incluya aquél y, por ende, anular una marca de la Unión Europea en los mismos términos, a menos que medie un consentimiento para obtener tal registro de marca.

En el caso que nos ocupa, la solicitante de nulidad está legitimada para la representación de los derechos de Antoni Gaudí y tiene capacidad para prohibir el uso de una marca que contenga dicho apellido en España. Además, la titular no ha probado que tuviera el consentimiento expreso de la solicitante para pedir una marca de la Unión Europea que incluya dicha denominación.

En consecuencia, la Sala considera que la marca de la Unión Europea impugnada debe declararse nula para todos los servicios en base al artículo 53, apartado 2, letra a), RMC.

De todo lo expuesto, la Sala concluye que la solicitante de nulidad ha probado que, conforme a la legislación aplicable, el titular o los herederos de un nombre y apellido que sea conocido para la generalidad del público puede prohibir el registro (y, a fortiori, el uso) del mismo como marca por otra persona que no tenga dicho nombre y apellido.

En definitiva, la Sala decidió desestimar el recurso declarando la marca anulada.

Resolución de la Quinta Sala de Recurso de 29 de Enero de 2021. R 1100/2020-5