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AUDI AG ejercitó ante los Tribunales de Polonia acción por infracción marcaria contra GQ, alegando para ello el hecho de que la demandada insertaba en sus productos (rejillas de radiadores) destinados a los automóviles fabricados por AUDI el signo consistente en los “cuatro anillos” registrados como marca de la Unión Europea, titularidad de AUDI, gozando además dicha marca de la condición de marca notoria.

El Tribunal nacional tiene dudas sobre si la sociedad demandada, fabricante de los repuestos, hacía un uso legítimo de la marca, teniendo en cuenta que en el Reglamento 2017/1001 no existe una norma semejante a la contenida en el artículo 110.1 del Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios, según la cual “no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial”. En consecuencia hace varias preguntas al Tribunal de Justicia, el cual reformula según el modo en que las entiende y contesta en la sentencia.

La primera cuestión que quiere contestar el Tribunal de Justicia es dilucidar si la importación y la puesta en venta de una pieza de recambio de automóvil (rejilla de radiador) que lleva un elemento cuya forma es idéntica o similar a una marca de la que es titular el fabricante de dicho automóvil y que está destinada a fijar, en esa pieza, el emblema del fabricante que representa la mencionada marca, constituye un “uso en el tráfico económico de cualquier signo” contemplado en el artículo 9, apartado 2 del Reglamento 2017/1001.

La sentencia comienza por recordar que el Tribunal de Justicia ya ha aclarado el alcance del artículo 110 del Reglamento 6/2002, en el sentido de que esta disposición únicamente establece determinadas limitaciones a la protección relativa a los dibujos o modelos y se aplica sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a las marcas. Dicha disposición no contiene ninguna excepción al Derecho de la Unión en materia de marcas.

El Reglamento 2017/1001 recoge el objetivo de preservar una competencia no falseada. Por otra parte, el objetivo de preservar una competencia no falseada limitando los efectos del derecho del que goza el titular de una marca de la Unión en virtud del artículo 9 de dicho Reglamento. En efecto, el artículo 14 tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de protección del derecho conferido por esa marca y de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior, y ello de forma que dicho derecho pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseada.

En consecuencia no puede realizarse una interpretación del artículo 9 del Reglamento 2017/1001 que, para tener en cuenta el objetivo de preservar una competencia no falseada entre fabricantes de automóviles y vendedores de piezas de recambio no originales, dé lugar a aplicar por analogía el artículo 110 del Reglamento 6/2002 y a limitar, en virtud de esta disposición, el derecho conferido al titular de una marca de la Unión por el citado artículo 9.

Por otro lado, el concepto de “uso” en el sentido del artículo 9, a la luz de la jurisprudencia se caracteriza por el hecho de que debe tratarse de comportamientos activos por parte del tercero que se realizan en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. Se trata de uso en el “tráfico económico”.

La marca  cumple la función esencial de garantizar la identidad de origen, sirve, en particular, para acreditar que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de la calidad de tales productos o servicios, de modo que la marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseada. Pero, además, la marca cumple una función de inversión que viene definida por la posibilidad de que el titular de una marca emplee esa marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, por medio de diversas técnicas comerciales.

Por todo ello el Tribunal sentencia que procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que el artículo 9, apartados 2 y 3, letras a) a c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que el tercero que, sin el consentimiento de un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión, importa y pone a la venta piezas de recambio, a saber, rejillas de radiador para dichos automóviles, que llevan un elemento destinado a fijar el emblema que representa esa marca y cuya forma es idéntica o similar a dicha marca, hace uso de un signo en el tráfico económico de un modo que puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca, extremo este que corresponderá verificar al juez nacional.

El Tribunal nacional plantea también la cuestión prejudicial relativa a si el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión prohíba a un tercero usar un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio de esos automóviles, a saber, rejillas de radiador, cuando dicho signo lo constituya la forma de un elemento de la rejilla de radiador, destinado a fijar en la rejilla el emblema que representa la mencionada marca, y ello teniendo en cuenta si existe o no la posibilidad técnica de fijar ese emblema en la rejilla de radiador sin colocar en ella el mencionado signo.

Con carácter preliminar la STJU señala que, mientras que el titular de una marca de la Unión puede prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar a dicha marca en virtud del artículo 9 del Reglamento 2017/1001, el artículo 14 de este Reglamento limita, en las situaciones contempladas en él, el derecho del mencionado titular a oponerse a ese uso. Con arreglo al artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, una marca de la Unión no permite a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio. El objetivo de esta limitación del derecho del titular de la marca (que se corresponde con el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015) es permitir a los proveedores de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca, que utilicen esta marca para informar al público de manera comprensible y completa, del destino del producto que comercializan o del servicio que ofrecen o, dicho en otras palabras, del vínculo funcional entre los productos o servicios y los de dicho titular de la marca.

De ello resulta que, cuando un signo, idéntico o similar a una marca de la Unión constituye un elemento de una pieza de recambio de automóviles que está destinado a que se fije en esa pieza el emblema del fabricante de dichos automóviles y no se utiliza para designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o para hacer referencia a los mismos, sino para reproducir de la manera más fiel posible un producto de dicho titular, tal uso de la citada marca no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001.

En conclusión, sentencia del TJUE que a la luz de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión prohíba a un tercero usar un signo idéntico o similar a dicha marca en piezas de recambio de esos automóviles, a saber, rejillas de radiador, cuando dicho signo lo constituya la forma de un elemento de la rejilla de radiador, destinado a fijar en ella el emblema que representa la mencionada marca, sin que importe a este respecto que exista o no la posibilidad técnica de fijar ese emblema en la rejilla de radiador sin colocar en ella el mencionado signo.

STJUE 25 de enero de 2024 C‑334/22   AUDI V. GQ