Los hechos relevantes en este pleito son los siguientes:

Alpargatas, S.A. es titular de las varias marcas figurativas y mixtas con el elemento denominativo HAVAIANAS para identificar, entre otros productos de la clase 25, vestidos, calzado y sombrerería. Alpargatas Europe, S.L.U. es distribuidora y licenciataria exclusiva de estas marcas en el territorio de Europa, Oriente Medio y África.

Marcas por Menos, S.L., en el año 2015, adquirió en Panamá 21.480 sandalias originales de Alpargatas, identificadas con estas marcas, las introdujo en la aduana de Bilbao en régimen de depósito aduanero y quedaron almacenadas en unas instalaciones de Riofrío (Burgos). Más tarde, estas sandalias fueron ofrecidas y vendidas a Happy Sport, LTD, para su comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE).

El TS confirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que declara la existencia de una infracción marcaria por la demandada Marcas por Menos S.L..

El fundamento de desestimación del recurso de casación interpuesto por Marcas por Menos S.L. es el hecho de haberse considerado acreditado que la demandada
ofreció y vendió la mercancía (sandalias con la marca de las demandantes) a una compañía del Reino Unido (Happy Sport, LTD), en unas condiciones que denotaban que iban a ser comercializadas en el Reino Unido (se pusieron a la disposición del comprador en el puerto de Dover y el tallaje se adaptaba al exigido en el Reino
Unido), como de hecho ocurrió, cabía concluir, como hizo la sentencia recurrida, que la demandada ofreció y vendió la mercancía conocedora de que iba a ser comercializada en el Reino Unido.

El artículo 9 del Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo de 26 de febrero, que se
denuncia infringido y es aplicable al caso (por el momento temporal en que tuvieron lugar los hechos), en su apartado 1 expone el alcance del ius prohibendi que el registro
de la marca confiere a su titular y, a continuación, en el apartado 2 especifica distintas conductas a través de las cuales se puede infringir esta prohibición. En la letra b) se refiere a “ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo”, y en la letra c) a “importar o exportar los productos con el signo”.

Recuerda que la Sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2005, asunto Colgate (C-405/03), interpreta el art. 9, apartados 1  y 2, letra c) del Reglamento CE 40/94, “en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a la mera
entrada en la Comunidad, bajo el régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos originales de la marca que no han sido anteriormente comercializados en la Comunidad por el titular de la marca o con su consentimiento. El titular de la marca no puede supeditar la inclusión de tales mercancías en
el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero al requisito de que exista, en el momento de la entrada de las mismas en la Comunidad, un destino final ya conocido en un tercer país, estipulado, en su caso, en un contrato de compraventa”. No obstante, también declara que el ofrecimiento o la venta “implican necesariamente la comercialización en la Comunidad de los productos de la marca”, con el consiguiente “menoscabo del derecho exclusivo conferido al titular de ésta (…) el artículo 9, apartado 1, del Reglamento, sin que sea relevante el lugar de establecimiento
del destinatario del ofrecimiento o del comprador e independientemente de las estipulaciones del contrato que acabe celebrándose en lo que se refiere a eventuales restricciones de reventa o al estatuto aduanero de las mercancías. El ofrecimiento o la venta constituyen entonces un “uso [de la marca] en el tráfico económico” en
el sentido (…) del artículo 9, apartado 1, del Reglamento. De ello se desprende que el titular de la marca puede oponerse a tal uso por aplicación del (…) del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento”. Y concluye el TJUE que “los conceptos de “ofrecimiento” y de “comercialización” de productos, a los que hace referencia (…) el artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento, pueden incluir, respectivamente, el
ofrecimiento y la venta de productos originales de una marca que posean el estatuto aduanero de mercancías no comunitarias cuando el ofrecimiento se efectúa y/o la venta se realiza mientras que dichas mercancías se encuentran bajo el régimen de tránsito externo o de depósito aduanero. El titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando impliquen necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad”.

STS (Civil) de 14 de diciembre de 2021.