Antecedentes de hecho

En enero de 2015 se detectó que, en establecimientos de la demandada, SARA BAG SL, se comercializaban bolsos que reproducían estampados de productos de DESIGUAL que se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, por lo que tras interponer denuncia por la parte ahora demandante, se incautaron y se abrieron Diligencias Previas en el Juzgado de Instrucción 4 de Fuenlabrada.

Posteriormente, la demandada solicitó el diseño industrial nº 509.989, cuya nulidad se solicitó por parte de las demandantes, INTS IT IS NOT THE SAME GmbH y ABASICS SL, dado que reproduce los productos de DESIGUAL, objeto de la anterior denuncia, de manera prácticamente idéntica.

En marzo de 2016, tras comprobar que se seguían comercializando los productos, se amplió la denuncia, dando lugar a otra intervención policial y que se abrieran nuevas Diligencias Previas.

Finalmente, INTS IT IS NOT THE SAME GmbH y ABASICS SL interpusieron demanda de juicio ordinario contra SARA BAG solicitando la nulidad parcial del diseño 520.989 variantes 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 y 10.1; que se condenara a indemnizar a las demandantes por daños y perjuicios causados en 6.300 euros; y que se condenara en costas a la demandada.

El 21 de marzo de 2019, el Juzgado de lo Mercantil nº11 de Madrid decidió mediante auto la estimación parcial de la demanda al producirse allanamiento parcial por la parte demandada SARA BAG SL a la pretensión declarativa, declarándose así la nulidad parcial del diseño 520.989 y condenando en costas a esta última. Frente al Auto del Juzgado de lo Mercantil nº11 se interpuso recurso de apelación por la demandada SARA BAG SL.

Decisión de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 28ª

Frente a las alegaciones de la demandada en el recurso la Audiencia Provincial de Madrid da por buena la argumentación dada por el Juzgado de lo Mercantil nº11 de Madrid, en tanto que la condena en costas se impone al apreciarse mala fe por parte de la demandada.

El Art.395 de la LEC establece que en los casos de allanamiento antes de la contestación a la demanda, el demandado no será condenado en costas salvo que el Tribunal aprecie mala fe, debiendo razonarlo debidamente. Debe entenderse que existe mala fe cuando, antes de la presentación de la demanda, se hubiera realizado requerimiento fehaciente de pago o si se hubiera interpuesto demanda de conciliación. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid establece que para apreciar la mala fe de la parte demandada no es preceptivo que concurran los requisitos antes mencionados, pudiendo existir mala fe en otras situaciones, quedando a la valoración del Tribunal

En este caso, hay dos procedimientos penales previos que ponen de manifiesto que la demandada tenía conocimiento de la existencia de los derechos de propiedad intelectual de las demandantes. Por lo que la solicitud de diseño industrial presentada, obedece a la estrategia de la demandada de pretender crear una falsa apariencia de legalidad frente a futuras denuncias en las que poder alegar el desconocimiento de tales derechos anteriores.

Sentencia 161/2020 de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 28ª de fecha de 5 de octubre de 2020.