Antecedentes del litigo

El 7 de noviembre de 2017 la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimaba la solicitud de inscripción de la marca nº 3658229, con el distintivo “LAR DE DUERO” para “vinos, todos los vinos acogidos en la denominación de origen de Ribera de Duero”. Contra dicha resolución, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, interpuso recurso de alzada el 21 de mayo de 2018. Este recurso fue desestimado y contra el mismo se interpuso recurso contencioso administrativo, dictando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentencia estimatoria el 5 de marzo de 2020 por cual se revocaba y dejaba sin efecto la referida resolución administrativa y se declaraba la procedencia de denegar el registro de la marca “LAR DE DUERO”. Contra dicha resolución se presentó recurso de casación.

Decisión del Tribunal Supremo

La primera cuestión planteada consiste en determinar si resulta conforme a derecho la inclusión de una Denominación de Origen Protegida como parte de una marca en el supuesto en que tal inclusión no puede dar lugar a error en el consumidor por cuanto el registro de la marca ha sido solicitado para productos amparados por esa concreta Denominación de Origen -en este caso, Denominación de Origen Ribera del Duero- , y si, en ese caso, tal uso ha de venir precedido por la autorización correspondiente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

Estimando que la prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, debe interpretarse en el sentido de que no procede el registro de marcas que utilicen en su composición términos identificativos o evocadores de una Denominación de Origen Protegida siempre que puedan inducir a error en el público sobre la verdadera naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto designado; y ello sin necesidad de que resulte acreditado que la concesión de la marca o su utilización producen un aprovechamiento desleal e ilícito de la reputación de la Denominación de Origen Protegida

En segundo lugar, y en relación a la cuestión de si el uso de la marca ha de venir precedido por la autorización del correspondiente Consejo Regulador. Conviene empezar por aclarar que la controversia no versa sobre el uso de un producto sino sobre el registro de una marca. Pero, desde luego, la autorización del Consejo Regulador no puede ser considerada como requisito para el registro de la marca, ni cabe atribuir al parecer del Consejo Regulador un carácter vinculante respecto de la decisión que debe adoptar la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En último lugar, y en relación a los precedentes pronunciamientos de la Sala sobre cuestiones similares suscitadas en recursos de casación admitidos con anterioridad a este, el Alto Tribunal recuerda que declaró no haber lugar a los recursos de casación interpuestos estimando los correspondientes recursos contencioso administrativos, anulando, por tanto, las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de concesión de las marcas de “Deepsea Cava”, “Cavarquia Barcelona” y “Cava Brot Vins de Taller” y acordando que por la OEPM se deniegue la inscripción de las indicadas marcas.

En conclusión, el Tribunal Supremo ha considerado ajustada a derecho la denegación de la marca controvertida por estar incursa en la prohibición del artículo 5.1.g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, y porque puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos, pues los consumidores pueden creer que los vinos protegidos por la marca tienen el respaldo de la Denominación de Origen “Ribera del Duero”.

Sentencia 498/2021 del Tribunal Supremo del 12 de abril de 2021