ANTECEDENTES DEL LITIGIO

La entidad “Hijos de Rivera, S.A.” interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de 23 de octubre de 2019 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 10 de junio de ese mismo año que concedió la inscripción de la marca nº 3.741.648 “Estrella andaluza” (gráfico denominativa) solicitada por la entidad “Hottos 2018, S.L.” para proteger productos de la clase 29ª del nomenclátor internacional, concediendo definitivamente la inscripción.

Se fundamenta el recurso en incompatibilidad de la marca nº 3.741.648 “Estrella andaluza” solicitada por la entidad “Hottos 2018, S.L.”

con las marcas cuya titularidad ostenta la actora: M 0127544, M 0127833, M 0194804, M 0280363, M0328415, M 0696703, M 0879379, M 1035508, M 1748475, M 1748476, M 1748478, M 2555793, M 2555794, MUE 002585172, M 2827510, M 2879372, M 2946581, M 3014554, MUE A 000100875, MUE 2585172, MUE 004111803, MUE 005304613, MUE 005304621, MUE 006366108, MUE 009673419,

MUE 011852449 ESTRELLA GALICIA:

Se alega la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto de la primera cuestión. Ha de señalarse que las marcas en conflicto no son de idénticas. En el caso enjuiciado las marcas prioritarias contienen la expresión “estrella” si bien la marca solicitada por la entidad “Hottos 2018, S.L.” añade la expresión “Andaluza”.

Sobre dicha cuestión se ha pronunciado la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 (ROJ: STS 763/2018 – ECLI:ES:TS:2018:763) en la que se indica que: Las resoluciones administrativas consideraron que las marcas oponentes tienen carácter notorio en el sector de la comercialización de cervezas. La sentencia de instancia no cuestionó el carácter notorio de las marcas opuestas pertenecientes a la Sociedad DAMM (“Estrella Damm”) o de la empresa Hijos de Rivera (las marcas “Estrella especial” “Estrella Extra” “Estrella Pilsen” ” Estrella Galicia”, entre otras) para comercializar cerveza, si bien consideró que entre las marcas enfrentadas existían elementos denominativos y fonéticos diferenciadores, destacando el vocablo “DAMM” o la denominación geográfica (“Galicia” entre otras) que acompaña al término “Estrella” añadiendo “sin que se advierta, por otra parte, riesgo alguno de confusión o asociación, lo que excluye la aplicación de la invocada protección de las marcas notorias oponentes, que requiere, inexcusablemente, la existencia de riesgo de confusión o asociación ( Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2015, rec. 3082/2013 ), que en el caso presente no advertimos”.

En el supuesto que nos ocupa las marcas opuestas tienen un elemento común y característico, el término “Estrella”, que se constituye como un elemento distintivo de las mismas para identificar una categoría de cervezas que gozan de una reputación entre los consumidores, por lo que la inclusión de ese mismo término en la marca solicitante evoca las preexistentes y puede inducir al consumidor a vincularla con el origen empresarial y la calidad de los productos protegidos por las marcas notorias. En contra del criterio sostenido por la sentencia de instancia y en cierta forma con la STS de 21 de julio de 2015 (rec. 3082/2013 ), el vocablo que se añade en estos casos al término “Estrella” (en el caso enjuiciado “de Madrid”) no es un elemento diferenciador que disipe todo riesgo de asociación o vinculación con las marcas notorias, pues al margen de que no es exigible un riesgo de confusión tan estricto en el caso de las marcas notorias debe añadirse que también en el caso de las marcas notorias opuestas junto con el término “Estrella” también incorporan otros vocablos, algunos de ellos de carácter geográfico (como ” Estrella Galicia”, “Estrella de Galicia”) y otros que no lo son (“Estrella Damm” o “Estrella Pilsen”), de modo que en el sector de la comercialización de las cervezas la utilización como elemento relevante del vocablo “Estrella” puede hacer pensar que se trata de productos procedentes de un mismo origen empresarial aprovechándose así de su reputación.

La notoriedad de la marca “Estrella de Galicia”, está reconocida tanto en resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como en sentencias de la sentencia apelada Sala y sección de la Sala 3ª del Tribunal Supremo pero para el sector de las cervezas sin que pueda afirmarse que dicha marca sea renombrada cuando existen otras marcas que contienen la denominación “Estrella” y son notorias en otros sectores como el financiero y el de seguros.

La marca nº 3.741.648 “Estrella andaluza” solicitada por la entidad “Hottos 2018, S.L.” pretende proteger en clase 29ª para “aceites y grasas para uso alimenticio; aceite de oliva; aceite de oliva comestible; aceite de oliva extra virgen; aceite de oliva para uso alimenticio; aceite de oliva virgen extra para uso alimenticio; oliva (aceite de -) comestible,”

Estos productos, el aceite y las grasa comestibles son muy distintos a la cerveza en los que la marca prioritaria es notoria y los canales de comercialización son muy distintos, incluso en los supermercados e hipermercados el lugar destinado a su venta (pasillos y lineales) y por lo tanto se diferencian suficientemente de las cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” “cervezas y cervezas sin alcohol” “cervezas de todas clases, mostos”, “cervezas” “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas, aguardientes, licores y orujos), aguardiente de hierbas de Galicia, licor de hierbas de Galicia, orujo de Galicia” “vinos, vermut, sidras” y servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

No existe relación aplicativa y la notoriedad de la que goza la marca “Estrella Galicia” en el sector de las cervezas no se puede extender al aceites y grasas para uso alimenticio; aceite de oliva; aceite de oliva comestible; aceite de oliva extra virgen; aceite de oliva para uso alimenticio; aceite de oliva virgen extra para uso alimenticio, de forma que no se produce la doble identidad/semejanza, aplicativa y denominativa.

Por todo ello, el Tribunal superior de justicia desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad “Hijos de Rivera, S.A.” contra la resolución de 23 de octubre de 2019 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 10 de junio de 2019 que concedió la inscripción de la marca nº 3.741.648 “Estrella andaluza” (gráfico denominativa) solicitada por la entidad “Hottos 2018, S.L.” .