STS de 26 de octubre de 2021

Los hechos que dan lugar a la sentencia son, en síntesis, los siguientes:

Boungiorno Myalert ofrecía servicios y descargas de contenidos de entretenimiento a través de sus servicios WAP y servicios SMS para teléfonos móviles y  lanzo una campaña para la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba con la denominación “Club Blinko”, en la que “ofrecía, en determinadas páginas web a las que se accedía a través de banner con el signo ZARA insertados en otras páginas web, en Facebook y Hotmail, la participación en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros”.

Inditex presento una demanda contra Boungiorno por el empleo que había hecho del signo ZARA en las reseñadas campañas publicitarias. En la demanda se ejercitaban acciones marcarias, al entender que se habían infringido los derechos de exclusiva de la marca ZARA, al amparo tanto del art. 34.2.b) LM, por riesgo de confusión, como del art. 34.2.c) LM, por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado. Subsidiariamente también ejercitó acciones de competencia desleal con fundamento en los arts. 12 y 22.6.b) LCD.

Las pretensiones de Inditex fueron desestimadas en todas las instancias. El Tribunal Supremo razona en su sentencia, que el fundamento de la licitud del uso de la marca renombrada ajena era, como ya había razonado la sentencia de instancia, el hecho de que se trataba de un uso descriptivo de la marca ZARA amparado por el art. 37 LM. Aun cuando en el recurso de casación la demandada discute si la ilicitud del uso de la marca exigía que concurriera el requisito de que entrañara un perjuicio de las funciones de la marca (como había razonado también la sentencia de instancia) o bien ese requisito no era tal, sino un rasgo propio de cualesquiera de las infracciones de la marca renombrada (art. 34.2.c) LM, la sentencia no considera necesario valorar esa cuestión por cuanto ello no conduciría a la estimación del recurso, dado que permanece inalterado el fundamento del uso descriptivo de la marca.