Antecedentes de Hecho

La SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E, S.A, la parte actora, es titular de una serie de marcas nacionales y europeas que consisten en “LOTERÍAS”, “ADMINISTRACIÓN DE LOTERIA” y “LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO”.

En fecha 4 de mayo de 2020, la OEPM dictó una resolución por medio de la cual se acordó la desestimación del recurso de alzada interpuesto por la parte actora contra la resolución de 10 de febrero de 2020, por la que se acordaba la concesión de la marca n.º 4013005 “LA TIENDA DEL LOTERO”.

Contra la mencionada resolución, la recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo solicitando que se denegara tal registro, al considerar que la marca concebida era contraria al renombre de las marcas “LOTERÍAS” y “ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA” de la parte actora, que tenía carácter engañoso, que se daba la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la LM, que existía identidad aplicativa y finalmente, que existía riesgo de confusión y de asociación.

Habiéndose desestimado tal recurso, la recurrente decidió interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La resolución impugnada

La resolución impugnada consideró que no concurrían los supuestos relativos a la prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.g) de la LM, porque la marca “LA TIENDA DEL LOTERO”, no resultaba engañosa, ya que se conformaba de una serie de elementos denominativos y gráficos suficientemente distintivos y diferenciados.

Asimismo, esta también afirmó que en cuanto a la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la LM, tras realizar la comparación entre los signos en conflicto, existían suficientes diferencias en conjunto, denominativas y gráficas, además que, con respecto a la dimensión conceptual, también se evocaban conceptos diferenciados.

Finalmente, en cuanto a la relación aplicativa, la Sala decidió que, aunque existían semejanzas en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios, teniendo en cuenta las diferencias del conjunto gráfico-denominativo de las marcas oponentes, y a pesar de la relación en sus respectivos ámbitos aplicativos, su convivencia en el mercado no generaba riesgo de confusión en el mercado.

Resolución del Tribunal Superior de Justicia

De la prohibición relativa al artículo 6.1.b) LM

En primer lugar, el Tribunal, partiendo del concepto legal de marca que ofrece la Ley de Marcas y siguiendo la misma línea que la resolución impugnada, consideró que no concurría la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la LM, ya que la marca “LA TIENDA DEL LOTERO” no evocaba las marcas de “LOTERÍAS” y “APUESTAS DEL ESTADO”. Así, el término “LOTERO”, añadido a “LA TIENDA DE”, sugería la existencia de suficientes diferencias denominativas, fonéticas y conceptuales. Asimismo, a parte de las diferencias denominativas, la sala también apreció diferencias gráficas que, de hecho, hacían difícil que se diera el riesgo de confusión.

Por estas razones, el Tribunal coincidió con la OEPM al entender que existían suficientes diferencias de conjunto, denominativas y gráficas, puesto que la marca solicitada incorporaba distintos vocablos, “LA TIENDA DEL LOTERO”, con una composición gráfico figurativa integrada, suficientemente distintiva y diferenciada, donde el término “LOTERO” no era reivindicable en exclusiva, conformando el signo solicitado con los elementos que lo integraban, un conjunto gráfico denominativo suficientemente diferenciado de las marcas oponentes.

Del renombre de las marcas “LOTERÍAS” y “APUESTAS DEL ESTADO”

Para resolver esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 8.1 de la LM y conforme a la doctrina emanada de la a Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016, rec. 3712/2015 y de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018, rec. 5395/2017, partió afirmando que:

  • En la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, pero no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión;
  • La protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla;
  • La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso.

En tales factores, también sostuvo que se han de tener en cuenta: “el grado de similitud entre las marcas en conflicto; la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto, incluido en grado de proximidad o de diferenciación entre los productos o servicios, así como el público relevante; la intensidad del renombre de la marca anterior; la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, intrínseca o adquirida por el uso; o la existencia de un riesgo de confusión por parte del público”.

De acuerdo con esta jurisprudencia, el Tribunal no consideró que existiera una identidad o similitud entre los signos que indicara una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y que evocara en el consumidor medio un vínculo, jurídico o económico, entre las marcas, pues, en efecto, con el conjunto gráfico denominativo “LA TIENDA DEL LOTERO” no se apreció la existencia de un aprovechamiento indebido de las marcas LOTERÍAS, ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Y LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, ya que el consumidor medio de los servicios para los que está solicitada la marca, podría diferenciar claramente entre los que quedan amparados por la marca impugnada y los que entran dentro del ámbito de las oponentes.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia falló desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E, S.A, confirmando la resolución administrativa impugnada, además de imponiendo las costas procesales a la parte recurrente.

ECLI:ES:TSJM:2022:1132 de 11 de febrero de 2022