Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) presenta una demanda contra la sociedad PUNTA FA S.A. ejercitando diversas acciones por infracción de derechos de propiedad intelectual. Los hechos relevantes son los siguientes: PUNTA NA S.A. es propietaria de diversas obras de arte y, para la inauguración de una tienda de Mango en la Quinta Avenida de Nueva York, cedió temporalmente a la demandada (PUNTO FA S.A.) las referidas obras para que fueran expuestas durante la inauguración, en la que se expondrían dichas obras junto con unas nuevas obras digitales que la demandada había encargado realizar a determinados criptoartistas para que, partiendo de esas obras originales, crearan nuevas obras que fusionaran el arte, la moda y la cultura mediterránea.  Para hacerlo, la demandada no solicitó autorización a los autores de esas tres obras plásticas, ni a sus derechohabientes, ni a VEGAP. La sociedad cedente y la cesionaria pertenecen al Grupo MANGO.

Los archivos digitales nunca llegaron a convertirse en activos blockchain y nunca se comercializaron, ya que no se podían adquirir, ni descargar ni reproducir, sino que solamente estaban a disposición del público-mediante su visualización. Durante la inauguración de la tienda se expusieron las obras originales junto con las obras digitales y se realizó de manera simultánea en las tres dimensiones: física (en la tienda física de la Quinta Avenida), digital (en la plataforma Opensea) y virtual (en el metaverso Decentreland). Se sincronizaron los tres eventos. La inauguración “real” o física el metaverso Decentraland y la visualización de las obras en la plataforma Opensea, tuvieron una corta duración temporal.

VEGAP pide que se declaren infringidos los derechos morales(de integridad y divulgación) y lo derechos patrimoniales (de reproducción, transformación y comunicación pública) reconocidos en favor de los autores en los artículos 14 y 17 LPI. La sentencia no entra  a examinar el derecho moral a la integridad de la obra ni el derecho patrimonial a su reproducción, ya que son mutuamente excluyentes, toda vez que si existe reproducción no puede haber transformación y viceversa. Y si existe transformación tampoco puede existir ataque a la integridad de la obra. En el supuesto que examina la sentencia se imputa a la demandada haber creado una obra nueva  derivada de las obras preexistentes. Las obras han sido alteradas por criptoartistias contratados por la demandada para crear obras de arte nuevas, distintas las preexistentes, dotándolas de originalidad, distinta a la de aquellas, supuesto que encaja en la norma del artículo 21 LPI., por lo que si hay transformación no puede haber reproducción.

Dadas las pretensiones de la VEGAP, el Juzgado entiende que la cuestión a dirimir es si el uso de las obras por la demandada ha sido un uso legítimo, que no requiere autorización, o si por el contrario, la demandada infringió los derechos de propiedad intelectual de los autores de los cuadros originales por el hecho de transformarla y exponerla públicamente (en el mundo físico, virtual y digital) sin autorización de dichos autores. En definitiva la sentencia centra el problema en el juicio en resolver el conflicto existente entre, por un lado, el derecho de divulgación, comunicación pública y transformación de la obra que tiene el titular de los derechos de propiedad intelectual (los autores de las obras) y, por otro lado, el derecho de exhibición pública que tiene el propietario del soporte físico de la obra. Considera el Juzgado en su sentencia que el problema debe resolverse analizando los usos que la demandada ha hecho tanto en el mundo físico como en el mundo digital y virtual (en el metaverso).

Al examinar la sentencia, en primer lugar, el derecho moral a la divulgación de la obra, a la vista del contenido del artículo 4 LPI, concluye que el derecho a la divulgación se había agotado en el momento en que los autores habían divulgado su obra antes incluso de que la demandada hubiera las hubiera adquirido. Respecto del derecho patrimonial a la comunicación pública, que es lo que hizo la demandada, tanto de la obra original como la obra creada a partir de ella (artículo 20 LPI), hay que tener en cuenta que cuando una obra de arte se transmite a un tercero, el derecho de comunicación pública del titular del derecho de propiedad intelectual queda limitado por el que confiere al propietario del soporte de la obra, en los términos del artículo 56.2 LPI (el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original).

Respecto del derecho patrimonial a la transformación de la obra, que es en realidad la cuestión que más problemas plantea en este caso (ya que según el art. 21 LPI es necesaria la autorización de los autores de las obras para poder transformarlas), la sentencia enfoca la solución desde la perspectiva del uso inocuo del derecho y del fair use de las obras. El punto de partida es la norma contenida en los artículos 31 y sig. LPI (bajo la rúbrica “limites”), porque establecen el perímetro de los derechos del autor de la obra caracterizados, para unos, por su “tipicidad” (son los previstos en la ley, ni más ni menos), sin que los jueces puedan apreciar otros límites y, para otros, por la posibilidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una suerte de cláusula general que permite al juez el ajuste del sistema de límites (sistema anglosajón, citándose como ejemplo, críticas, comentarios, enseñanza etc). El Juzgado, acogiendo esta última tesis, se proponer examinar si el uso efectuado por la demandada cabe encajarlo en esa cláusula general del uso inocuo o fair use, apoyándose en la doctrina de la STS de 3 de abril de 2012 y en la experiencia norteamericana, que para decidir si un uso es inocuo  o justo por la demandada procede a examinar los cuatro factores que deben valorarse para decidir ese uso legítimo de una obra protegida sin autorización del autor: Propósito y carácter del uso de la obra; naturaleza de la obra protegida; cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra protegida; y efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida.

La sentencia considera que en el caso examinado debe considerarse que el uso que la demandada hizo de las obras fue un uso justo, por cuanto  la exposición de las obras no tuvo ningún fin comercial, pues la puesta a disposición del púbico de las obras originales y de los archivos digitales creados por los criptoartistas lo fue a los meros efectos de exposición en la tienda física y de visualización en la plataforma Opensea y en el metaverso Decentreland, sin ningún fin comercial, y por ello no se convirtieron los archivos digitales en NFT’s, pues no llegaron a acuñarse en la cadena de bloques, y no se podrían transmitir, descargar ni reproducir. Los archivos digitales en ningún momento se han comercializado y la demandada no ha obtenido ningún rédito o beneficio económico por la exhibición pública de los mismos, sino todo lo contrario, pues soportó sin compensación alguna los costes derivados de la propia creación de las obras digitales y su exposición pública. Tampoco, continúa el razonamiento en la sentencia, tuvieron un fin publicitario, “pues no consta que a causa de la exposición de aquellas cinco obras plásticas hayan aumentado las ventas en la tienda que se inauguró”. Descartado el uso comercial, el uso publicitario y el fin de lucro, debe examinarse si las obras preexistentes y los archivos digitales creados a partir de ellas compartían esencialmente el mismo propósito. La respuesta tiene que ser negativa, pues el propósito de las obras originales era la expresión de la creatividad de sus autores (incluso un uso comercial, con el fin de vender sus obras, como así sucedió, pues las vendieron a Punta Na, S.A.), mientras que el propósito de la demandada era el de “cumplir el sueño” del dueño del Grupo Mango, de inaugurar una tienda en Nueva York y para ello, por motivos puramente sentimentales, decidió hacer algo especial con ocasión de dicho evento, y por ello acogió la idea que le propuso su equipo de plasmar y fusionar sus tres grandes pasiones (la moda, el arte y la cultura mediterránea) en unas obras de arte digitales que se crearían sobre la base de aquellas cinco obras plásticas.

En cuanto a la valoración de la naturaleza de la obra protegida por los derechos de autor la sentencia aprecia la legitimidad del uso realizado por la demandada, pues haya usado obras creativas (obras de arte plásticas) para crear nuevas obras aunque (obras de arte digitales), lo cierto es que en todo momento se hizo referencia y reconocimiento a la autoría de las obras originales y se respetó el espíritu de aquellas obras plásticas, poniéndolas en valor y dándolas a conocer a un público que muy probablemente no las hubieran conocido si no hubiera mediado el acto inaugural que aquí nos ocupa, lo cual no sólo no perjudica a sus autores (o derechohabientes) sino que les beneficia sobremanera, por el reconocimiento y protagonismo que las cinco obras plásticas tuvieron en un evento tan innovador y con tanta difusión.

Respecto a la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra protegida por derechos de autor en su conjunto, en el caso objeto del pleito se trata de un uso total o integro de la obra, lo cual, prima facie, debería conducir a una valoración negativa de la legitimidad del uso de la obra. Sin embargo, la sentencia considera que tratándose de una transformación de la obra preexistente, a la que se añaden elementos nuevos, dotándola de una originalidad distinta a la de la obra preexistente, entiende que este factor debe valorarse considerando que el uso de la obra, aunque haya sido en su integridad, es legítimo, por tratarse precisamente de una transformación, no de una mera reproducción o deformación o pequeña alteración sin sustancialidad propia.

Por último en cuanto el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida, la valoración de este factor respalda las anteriores conclusiones sobre el uso justo de las obras por parte de la demandada pues, por un lado, las obras originales fueron adquiridas ya por Punta Na, S.A., que ya pagó un precio por ellas, y por otro lado, las nuevas obras digitales nunca se han comercializado, pues no han sido expuestas ni lo serán para ser objeto de compraventa, de modo que ninguna interferencia puede producir (si es que la hubiere) en el mercado presente o futuro de las obras preexistentes, especialmente teniendo en cuenta la corta duración de los tres eventos.

La sentencia concluye que existió un uso legítimo de las obras protegidas por la propiedad intelectual con fundamento en el carácter inocuo o justo del uso realizado por el titular de los derechos patrimoniales de las obras.

Seria conveniente resaltar los cuatro factores que se tienen en consideración para que ese uso sea considerado inocuo. En nuestra opinión, el que resulta cuestionable es el uso que la demandada hizo de las obras. El juzgado considera que no fue un uso comercial, ya que simplemente se exhibieron las obras pero no podían adquirirse. A pesar de que no pudieran adquirirse estos archivos digitales, consideramos que es incuestionable que la apertura de una tienda física a la par que su apertura en dos espacios virtuales,  decorados en un espacio artístico junto con obras realizadas por criptoartistas no deja de ser una estrategia comercial para ganar visualización en su tienda física y online y aumentar sus ventas y reputación de marca. Es decir, si se realizan esas obras con un fin comercial.

SJM 9 Barcelona de 11 de enero de 2024.