El demandante ejercita una acción por infracción marcaria cometida por el demandado en periodo anterior a la fecha en que aquel fue titular de la marca en virtud de una acción reivindicatoria. Las cuestiones que plantea esta sentencia:

  1. Si la estimación de la acción reivindicatoria de una marca permite al nuevo titular ejercitar una acción por infracción marcaria contra el licenciatario que utilizo el signo durante periodo anterior a la sentencia que declara la titularidad del demandante de reivindicación.
  2. Si el 2.3 LM no tiene por finalidad la regulación completa detodos los efectos derivados de una acción reivindicatoria, de modo que puede concluirse que es admisible la acción por infracción marcaria contra los licenciatarios o titulares de derechoslimitados por actos llevados a cabo antes de la atribución de la marca al nuevo titular de la marca en virtud de la acción reivindicatoria.

La demanda fue desestimada porque la adquisición de la titularidad de una marca en virtud de una acción reivindicatoria carece de efectos retroactivos. Al desestimar el recurso de casación, el Tribunal Supremo lo hace con los siguientes argumentos:

No cabe inferir los efectos ex tunc de la estimación de la acción reivindicatoria de la marca. Aunque en la ley reciba la denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC. Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral. Pero los derechos propios del titular de una marca los tiene a partir de la subrogación efectiva mediante la inscripción de la sentencia estimatoria de la reivindicatoria, en atención al carácter constitutivo de la inscripción (art. 2.3 LM).

Para el ejercicio del ius prohibendi a través de las acciones marcarias, dejando a salvo la excepción del art. 34.7 LM (la marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París), es necesario ser titular del registro de esa marca. Lo que implica, además, que esas acciones de violación sólo pueda ejercitarlas por actos infractores posteriores a su adquisición de la titularidad, que se produjo con la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación; que, además, produjo la pérdida del derecho del licenciatario al uso de esa marca. De tal forma que, propiamente, el nuevo titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a la inscripción de su titularidad.

Antes de la inscripción, por su carácter constitutivo, no surge el derecho dominical sobre la marca. Aquel “mejor derecho” no es un ius in re. Solo con la inscripción surge el ius in re que atribuye a su titular la facultad de utilizarlo en exclusiva y el efecto de oponibilidad “erga omnes”, con el inherente ius prohibendi regulado en el art. 34 LM. Ahora bien, antes de la inscripción existe una situación jurídica in fieri (en formación), que se traduce en un derecho personal con “vocación al derecho real”, una suerte de ius ad rem, que solo se traducirá en una titularidad real plena sobre el domino de la marca con la inscripción registral. Pero incluso antes de la inscripción aquel derecho en formación con vocación al derecho real podría tener valor patrimonial y contenido económico, y representar un interés jurídico digno de protección por el ordenamiento jurídico.

Por ello el hecho de que no puedan ejercitarse las acciones marcarías respecto de los actos de uso de la marca anteriores a la inscripción de la sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria, no debería impedir que pudieran ejercitarse otras acciones, contractuales o extracontractuales, frente una lesión injustificada del reseñado interés jurídico, para reclamar los daños y perjuicios que pudiera sufrir el nuevo titular por la connivencia del licenciatario con quien inscribió la marca de forma fraudulenta a su favor, por el uso realizado de la marca.

Sentencia Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2022.