Grupo Ilusión de Ortodoncistas, S.L. ejercitó frente a Laboratorio Lucas Nicolás, S.L., titular de la página web www.clinicasvitaldent.info/VitalDent, una pluralidad de acciones fundadas en la infracción de la marca “Clínicas Ortodoncis”. La demandada utilizaba la marca de la demandante como “adword” para redirigir a un resultado que anuncia la red de franquicia de clínicas dentales de la demandada, precedido de la propia marca de la demandante. Los servicios ofertados por la demandada en su web (Vitaldent) a la que se remite el anuncio eran idénticos a los ofertados por la demandante con su marca.

La sentencia examina diversas cuestiones planteadas por la demandante, una de ellas es la relativa al alcance de la facultad del titular de una marca de prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca. La Sentencia que aquí se reseña comienza por recordar que esta cuestión fue tratada por el TJUE en Sentencias de 23 de marzo de 2010 (Google France. asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08) y de 22 de septiembre de 2011 (Interflora, asuntoC-323/09). Las mencionadas sentencias interpretan el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 (en la actualidad, articulo 10.2 a) de la Directiva 2015/2436 y artículo 9.2 a) del Reglamento 2017/1001 , estableciendo como doctrina que el titular de la marca puede prohibir al anunciante el uso de la marca siempre y cuando“ dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero”. En general, puede prohibir el uso cuando pueda menoscabar una de las funciones de la marca.

Con esta base, y teniendo en cuenta los hechos probados, el Tribunal Supremo considera que la conducta de la demandada razonablemente induce a pensar a quien ha realizado la búsqueda que los servicios ofertados en la página web tienen una vinculación con la demandante, lo que comporta como resultado el menoscabo de la función indicadora del origen empresarial de los productos, por lo que el titular de la marca puede prohibir el uso indebido de su marca.

La segunda cuestión que resaltamos de esta Sentencia es la relativa a los presupuestos de la infracción y determinación del daño, en concreto la interpretación del artículo 43.5 de la Ley de Marcas. La Sentencia basa su argumentación en la doctrina del propio Tribunal Supremo establecida en la Sentencia de fecha 3 de octubre de 2019, según la cual la Ley de Marcas distingue entre lo que denomina “presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios” del art. 42 y el “cálculo de la indemnización de daños y perjuicios” del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de qué infracción los ha ocasionado. En cuando a la carga de la prueba, la doctrina tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica al respecto) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos.

Se trata de supuestos en los cuales la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes. Se produce una situación en que “habla la cosa misma” (ex re ipsa), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Pero, como aclara la Sentencia, invocando la del propio Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2011 “una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba”. En última instancia, “la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia”.

Sobre esta base el tribunal de instancia apreció que el empleo de la marca de la demandante como adword para redirigir a un resultado que anuncia la red de franquicia de clínicas dentales de la demandada, precedido de la propia marca de la demandante, necesariamente debe haber ocasionado algún perjuicio, independientemente de la dificultad de acreditar cuántos son los casos en que fruto de la confusión, un potencial cliente de la demandante acudió a las clínicas Vitaldent.

Por último, examina la Sentencia la cuestión de la base del cálculo de la indemnización del 1 por 100 de la cifra de negocio que debe tomarse en consideración. Se plantea si dicho porcentaje debe ser aplicado respecto a todos los servicios prestados por la red de franquicia de la demandada o únicamente sobre “las ventas obtenidas mediante el uso de la marca de “Ortodoncis””. La sentencia parte del hecho de que el art. 43.5 de la Ley de Marcas establece que “el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”.

La cifra de negocio no se determina teniendo en cuenta los servicios efectivamente prestados como consecuencia de la infracción de la marca, esto es, los servicios facturados a quienes acudieron a Vitaldent como consecuencia del anuncio que constituía una infracción de la marca de la demandada. Sino que, la cifra de negocio viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados, en este caso todos los que en la instancia ha quedado acreditado que se anunciaban mediante la infracción de la marca de la demandante (implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental), sin que proceda distinguir cuales fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no.

Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) de 20 de abril de 2022