El 1 de septiembre de 2023 el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, dictó sentencia fallando a favor de la mercantil MAKEBLOCK Co Ltd en el caso de infracción marcaria y competencia desleal contra la mercantil DISTINTIVA S COOP y su administrador solidario.

MAKEBLOCK Co Ltd, una empresa líder en robótica educativa con sede en Shenzhen, China, reconocida globalmente por sus soluciones educativas STEAM, demandó a DISTINTIVA S COOP, una cooperativa española que fue distribuidora autorizada de productos de MAKEBLOCK en España entre 2014 y 2017, alegando que tras finalizar el contrato de distribución en 2017 DISTINTIVA continuó usando la marca MAKEBLOCK y sus contenidos sin autorización.

DISTINTIVA se presentó en el mercado como MAKEBLOCK, causando una grave confusión entre los consumidores al registrar varios dominios web y perfiles en redes sociales utilizando la marca, además de realizar varios acuerdos comerciales como si fuera la propia MAKEBLOCK. Adicionalmente, cabe destacar que DISTINTIVA también modificó envases de productos y añadió publicidad de terceros, creando una falsa impresión de certificación por parte de MAKEBLOCK

El tribunal dictaminó que DISTINTIVA infringió los derechos de propiedad industrial de MAKEBLOCK al seguir usando la marca y sus contenidos tras la finalización del contrato de distribución. En ese sentido, se pueden destacar las siguientes conclusiones del tribunal:

  1. El consentimiento para el uso de la marca puede ser retirado en cualquier momento. Sin ese consentimiento, se pierde el derecho de uso de la marca.
  2. Como consecuencia de la retirada del consentimiento de uso de la marca tras la finalización del contrato de distribución, DISTINTIVA actuó de manera desleal al registrarse como Makeblock España y al utilizar dominios y perfiles sociales asociados a la marca sin autorización.

En consecuencia, la sentencia dicta que:

  • DISTINTIVA debe cesar inmediatamente el uso de los nombres de dominio y perfiles sociales que incluyan la marca MAKEBLOCK. Tal y como ha quedado acreditado, MAKEBLOCK no se aceptó en ningún momento el registro ni el uso de los dominios y redes sociales por parte de DISTINTIVA. Asimismo, la sentencia también ordena la transmisión a MAKEBLOCK de los dominios y redes sociales.
  • DISTINTIVA debe retirar y destruir todo el material promocional y comercial que contenga el nombre Makeblock España.
  • DISTINTIVA debe resarcir los daños y perjuicios causados, indemnizando a MAKEBLOCK por los beneficios obtenidos ilícitamente y por daños morales, además de cubrir los gastos de investigación incurridos por MAKEBLOCK

La sentencia concluyó que se había cometido un acto de competencia desleal, en su vertiente de engaño al ofrecer una información que pretendía alterar el comportamiento de los destinatarios. Este comportamiento también supuso la vulneración de los derechos de los derechos de propiedad intelectual e industrial, fundamentales para salvaguardar la integridad y reputación de las marcas en el mercado. En síntesis, el tribunal concluyó que DISTINTIVA infringió los derechos de MAKEBLOCK al continuar usando la marca sin autorización y al utilizar dominios y perfiles sociales que generaron la impresión de asociación con Makeblock.

Juzgado de lo Mercantil, 1 de Alicante, Nº de Recurso 431/2018, Nº de Resolución 37/2023