Antecedentes del litigio

Las entidades Sedes Holding Anonim Sirketi Türkiye Cumhuriyeti interpusieron demanda contra las entidades Gratis Shops Spain S.L., Rosa Crema S.L., Blanco Limón S.L., y Ezequias (en adelante las demandadas), para que se declarara, entre otras, la existencia de mala fe en el momento de la solicitud de marca nacional, la declaración de nulidad de la marca en cuestión y la declaración de la constitución de actos de competencia desleal en base a los hechos que a continuación se relatan.

Los demandantes son titulares de ciertas marcas registradas en Turquía, las cuales han sido utilizadas únicamente en dicho país de forma extensiva. En 2011, los demandados solicitan ante la OEPM la marca “GRATIS! SHOPS LAS TIENDAS DONDE TU DINERA VALE MÁS” en Clase 35, explotada por la conocida cadena de perfumerías PRIMOR, similar a la marca de la demandante (GRATIS).

Sentencia del Tribunal Supremo

La demanda se desestimó en primera instancia en su totalidad, la cual fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada, desestimándose nuevamente. A continuación, se interpone recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Los motivos del recurso se basan en:

  • Infracción del derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el Art. 24 CE. El cual es desestimado.
  • Infracción del artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas (Nulidad absoluta de la marca basada en la mala fe del solicitante). Los recurrentes alegan que no se ha considerado la doctrina del TS que establece que la mala fe en la solicitud debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes de cada caso. En particular, no se ha considerado procedente analizar los siguientes datos: que las marcas de las que el demandante es titular en Turquía no estuvieran registradas en España, y que la oficina española hubiera denegado a la demandante el registro de la marca “GRATIS” por carecer de fuerza distintiva.

El motivo se desestima por las razones que a continuación se exponen:

La jurisprudencia de los tribunales europeos ya señala que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, de que concurre la mala fe en el momento de la solicitud. Los hechos tomados en consideración para la determinación de la mala fe han sido los siguientes: la marca española solicitada es semejante a la marca anterior turca, el demandante tiene marcas registradas y utilizadas en Turquía (no habiendo quedado probado que estamos ante marcas notorias), el demandado conocía las marcas del demandante por ciertas operaciones comerciales, que en ningún caso se asimilaban a la de un agente o suministro estable, no consta que la solicitud en España se hiciera para obstaculizar una eventual entrada del demandante en el mercado español, ni para su especulación.

En definitiva, ni el hecho de que el solicitante conociera las marcas turcas, ni la mera semejanza de los signos son suficientes para oponer la nulidad del registro de la marca, debiendo concurrir un elemento de desvalor para evidenciar la mala fe en el momento del registro de la marca. No puede concluirse que la marca en cuestión no tuviera por guía participar de forma leal en el proceso competitivo, pues no se solicitó con la finalidad de aprovecharse del prestigio de la demandante (no hay aprovechamiento de la reputación ajena) ni tampoco para obstaculizar la actividad de la demandante en el mercado español. Por lo que se concluye que “el posible o eventual menoscabo de los intereses de la demandante, se habría llevado a cabo de un modo conforme a las prácticas leales”.

En consecuencia, se desestima el recurso de casación y se confirma la sentencia de Apelación.

Sentencia nº 625/2020 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 23 de noviembre de 2020.