En el asunto Mondelez UK Holdings & Services Ltd v. EUIPO y Société des produits Nesté SA, la Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre 2016 analiza el artículo 7 del Reglamento Nº 207/2009.

El 21 de marzo de 2002, Société des produits Nestlé SA presentó una solicitud de registro de la siguiente marca tridimensional

como marca de la Unión Europea para la Clase 30 del Acuerdo de Niza,  en lo que se refiere a “chocolate, productos de chocolate, de confitería, de azúcar candi; dulces; productos de panadería, pastelería, galletas; tortas [pasteles], gofres”.

La marca fue registrada como marca de la Unión Europea pero sólo para los productos “Dulces; productos de panadería, pastelería, galletas, tortas [pasteles], gofres”.

Mondélez UK Holdings & Services Ltd presentó una solicitud de nulidad el 23 de marzo 2007, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letras (b), (c), (d) y (e)(ii) del Reglamento Nº 207/2009 en cuanto a todos los productos cubiertos por la marca.

La División de Anulación declaró la nulidad de la marca el 11 de enero de 2011.

El 9 de marzo de 2011 la parte demandante interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación.

Mediante decisión del 11 de diciembre de 2012, la Segunda Sala de Recurso de EUIPO estimó el recurso y anuló la resolución de la División de Anulación, basado en que la marca impugnada carecía de carácter distintivo en relación con los productos; la marca impugnada había adquirido carácter distintivo a raíz de su uso dentro de la Unión Europea; y que la marca impugnada no incurría en la prohibición del artículo 7, apartado 1, letra (e)(ii) del Reglamento Nº 207/2009 (que la marca no consiste exclusivamente en la forma del producto, técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico perseguido).

La demandante señala que la Sala de Recurso ha incumplido el Artículo 52(2) del Reglamento Nº 207/2009, leído conjuntamente con el artículo 7, apartado 3 del mismo Reglamento, en cuanto no evaluó correctamente el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca impugnada en relación con los productos para los que se había registrado.  Existen cuatro puntos de análisis.

La falta de uso de la marca impugnada para todos los productos en cuestión.

Acorde con el Tribunal, la Sala de Recurso incurrió en error cuando consideró que el producto de que se trataba se podría incluir en cualquiera de las categorías de productos en cuestión, incluyendo productos de panadería, pastelería, tortas [pasteles] y gofres.  En virtud de la jurisprudencia, el uso de la marca impugnada en cuanto a un producto que esté razonablemente clasificado como un dulce o una galleta no puede implicar protección para otras categorías de productos.

La falta de uso de la marca impugnada en la forma bajo la cual esta haya sido registrada.

Esta parte fue rechazada basada en la jurisprudencia acerca del hecho de que la forma de un producto o el aspecto de su embalaje se haya utilizado siempre en conjunto con un elemento denominativo, no significa que aquella forma o aspecto no pueda ser percibida como una indicación del origen comercial, ya que la protección que confiere el Reglamento Nº 207/2009 puede ser conferida a signos con la forma del propio producto que no contienen una inscripción o elemento denominativo.

La falta de uso de la marca impugnada como indicador del origen y las insuficientes pruebas presentadas al respecto.

Asimismo se rechaza esta parte ya que según la jurisprudencia, a efectos de apreciar si una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, no es necesario que figure la forma en el embalaje del producto, o que esté visible en el momento de la venta.  Por tanto, una marca puede adquirir carácter distintivo por un uso que quede visible en anuncios o en el momento que se consume.  De este modo, el Tribunal comenta que la afirmación de la demandante en relación con la cuestión del embalaje es errónea.

La falta de prueba del carácter distintivo adquirido mediante el uso de la marca impugnada en toda la Unión Europea.

El Tribunal estableció que la Sala de Recursos no pudo concluir su examen acerca del carácter distintivo adquirido por la marca impugnada en toda la Unión Europea basándose en el porcentaje del público que reconocía la marca entre los Estados miembros (10), aunque la población de aquellos Estados miembros representase casi el 90% de la población de la Unión Europea, sin llegar a una conclusión en cuanto a la percepción de la marca por el público pertinente en los demás Estados miembros, y sin analizar las pruebas aducidas en cuanto a aquellos Estados miembros.

En consecuencia, el Tribunal estimó el motivo y anuló la resolución impugnada.