El presente caso aborda la reciente resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO en la oposición presentada por la marca SHOPIFY contra la marca Shopee, siendo especialmente relevante la resolución ya que entra a resolver respecto a dos marcas con elementos descriptivos débiles. En su decisión inicial del 30 de enero de 2024 la División de Oposición rechazó la oposición presentada contra el registro de la marca SHOPEE. Esta fue rechazada ya que la división consideró que el riesgo de confusión era limitado debido a que el elemento denominativo “Shop”, tenía un carácter descriptivo respecto a los productos y servicios de ambas marcas.

Posteriormente, la oponente, presentó un recurso contra la resolución, solicitando que se anule y se deniegue la protección de la marca solicitada, ya que ambas marcas eran similares y la marca anterior tenía un alto grado de distintividad por su reconocimiento en el sector.

El recurso fue admitido, por lo que la sala examinó la posibilidad de que el público relevante pudiera asociar ambas marcas. Para ello, partió de que el consumidor percibe una marca en su conjunto sin descomponer los elementos para analizarlos individualmente. En este sentido, la sala empieza recordando que el riesgo de confusión radica en que los consumidores puedan creer que ambos productos y servicios vienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, por lo que deben analizarse pormenorizadamente las circunstancias del caso, analizando su distintividad, capacidad para identificar procedencia empresarial, productos y servicios y percepción de los consumidores de la marca.

  1. En primer lugar, la Sala enfatizó en que el elemento “Shop”, es un elemento descriptivo, por lo que el carácter distintivo de ambas marcas se consideró bajo o incluso muy bajo.
  2. Visualmente, se consideró que el carácter descriptivo de la palabra “Shop” disminuye considerablemente la semejanza general de ambas marcas. Fonéticamente, la sala consideró que el público angloparlante percibiría ambos signos como similares, por lo que determinó que el grado de similitud es medio. Conceptualmente, en la vista del carácter descriptivo del término compartido por ambas marcas se consideró que eran similares en un grado bajo, por el escaso carácter distintivo del término.
  3. La sala también reforzó la idea de que la similitud se basaba en un elemento débil como es la palabra “Shop”, por lo tanto, resulta menos probable que dicha semejanza conduzca confusión. Aun así, también hay que considerar que Shopify ha demostrado tener un carácter distintivo reforzado, lo cual aumenta la probabilidad de confusión en el mercado.

Por lo tanto, la Sala anuló la decisión de la División de oposición remitiendo el caso a la División para que realice un análisis completo y exhaustivo conforme a las circunstancias del caso y los factores pertinentes anteriormente descritos, reforzando la importancia del carácter distintivo a la hora de analizar el riesgo de confusión.

 

Decision de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO, de 5 Noviembre 2024 caso  R 627/2024-2, ITM No 11 526 171 SHOPEE  vs No 8 727 083 shopify