El Tribunal Supremo resuelve en su sentencia de 13 de Septiembre de 2.017, un caso de riesgo de confusión entre una marca denominativa y una marca gráfica.

Dña. Flora es titular de la marca gráfica registrada en España bajo las marcas M2851003 para la clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina), y M3015506 para las clases 33 (bebidas alcohólicas excepto cerveza), solicitadas el 20.10.2008 y el 31.01.2012, respectivamente. Y la mercantil Vinos Auténticos, S.L, de la que Dña. Flora es socia y administradora única, es titular de la misma marca gráfica pero como marca de la UE, con número de registro 10991107, para productos y servicios de las clases 33, 35 y 43.

Por su parte, desde 2009, D. Jorge y Dña. Vanesa son titulares de la marca de Reino Unido denominativa “El Puño” para las clases 32 y 34, y la marca gráfica para clase 33. Marca que vinieron utilizando a través de su mercantil El Escocés Volante, S.L.

El 12 de marzo de 2012, la Sra. Flora comunicó a El Escocés Volante, S.L. que era titular de las marcas españolas M3015506 y M2851003.

Posteriormente, el Escocés Volante, S.L. solicitó y obtuvo el registro de la marca española denominativa, “El Puño” núm. M3023507,  y la marca española gráfica M3044540, para productos de la clase 33.

Dña. Flora interpuso demanda por la que solicitaba que se declarase que la mercantil El Escocés Volante SL había solicitado las anteriores marcas de mala fe y que las mismas generaban riesgo de confusión y asociación con las de su titularidad.

El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza dictó sentencia por la que desestimó la demanda.

Esta sentencia fue recurrida en apelación por la representación de Flora y la entidad Vinos Auténticos SL, dictando sentencia la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por la que desestimaba la solicitud de nulidad por mala fe, y estimaba la concurrencia de riesgo de confusión.

La mercantil El Escocés Volante SL, interpuso recurso de casación fundado en infracción del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas, en relación al art. 52.1 de la mismas ley y la doctrina jurisprudencial que lo interpreta, pero únicamente respecto de la marca denominativa “El Puño”, por cuanto la Audiencia ha procedido a comparar de forma conjunta las dos marcas de la recurrente con la marca de la recurrida, en vez de comparar cada marca por separado con la marca de la recurrida.

El Tribunal Supremo, estima el recurso por cuanto el juicio de confusión ha de realizarse de forma individualizada respecto de cada una de las marcas cuestionadas de la demandada, confrontándose los signos tal y como están registrados, al margen de cómo hayan sido usados, siempre que no se hubiera excepcionado la falta de uso y sin perjuicio del conocimiento de la marca en el mercado que sí puede influir en el juicio de confusión.

En la confrontación de la marca denominativa «El Puño» y la marca gráfica, el Tribunal Supremo llega a la convicción de que existe una clara semejanza entre los productos de la clases 33 a los que se aplican ambas marcas y, respecto de los signos, pese a que la descripción del signo gráfico es «una mano que estruja un racimo de uva», considera que son distintos, en cuanto que una es meramente denominativa  y la otra es gráfica, por lo que la distinta naturaleza de estos elementos impide que pueda apreciarse similitud fonética y gráfica, pudiendo existir únicamente la similitud conceptual, pero ésta sería muy débil en atención a la complejidad del mensaje conceptual que transmite el gráfico de la demandante, frente a la sencillez del significado del término «El Puño».

En consecuencia, de una valoración global, el Tribunal Supremo establece que aunque exista semejanza entre los productos de la clase 33 para los que están registradas la marca denominativa de la demandada y la marca gráfica de la demandante, la escasísima similitud de los signos en qué consisten una y otra marca, la cual se reduce a una débil conexión conceptual, permiten advertir de forma muy evidente que no existe riesgo de confusión.